Tribunale, Sentenza T-85/20

Marchio UE EDUCTOR e nullità fondata su marchio anteriore non registrato

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sul segno denominativo EDUCTOR e sull’utilizzo, quale diritto anteriore, di un marchio non registrato EDUCTOR asseritamente protetto in più Stati membri, incluso il richiamo successivo al suo carattere notorio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. aveva chiesto la registrazione del marchio UE EDUCTOR per prodotti e servizi nelle classi 10, 35 e 44. Successivamente Qx World Kft. aveva proposto domanda di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e servizi, deducendo un diritto anteriore non registrato EDUCTOR e invocando l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

La divisione competente dell’EUIPO aveva respinto la domanda per mancata prova dell’esistenza del marchio anteriore non registrato. La Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando, tra l’altro, che il richiamo al carattere notorio del marchio costituiva un nuovo motivo di nullità non deducibile in corso di procedimento e che la ricorrente non aveva fornito elementi sul diritto nazionale applicabile né sulla portata della tutela del segno anteriore.

Normativa rilevante e regime temporale applicabile

Il Tribunale precisa dapprima che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 24 ottobre 2013, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento n. 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625. Viene richiamato, in particolare, l’articolo 71, paragrafo 1, sul potere della Commissione di ricorso, l’articolo 95, paragrafo 1, sul perimetro dell’esame da parte dell’EUIPO, e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, che disciplina gli elementi di prova nelle procedure di nullità.

Esame del primo motivo: qualificazione del richiamo al marchio notorio

La questione centrale è se la successiva affermazione che il marchio anteriore non registrato fosse anche notorio integri un nuovo motivo di nullità. Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 tutela in modo ampio i marchi del titolare nei confronti del deposito abusivo effettuato da un agente o rappresentante senza consenso, e che nella nozione di "marchi" rientrano anche i marchi non registrati e i marchi notori ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Ne deriva che il richiamo al carattere notorio del marchio anteriore non introduce un nuovo fondamento di nullità autonomo, bensì specifica la natura del diritto anteriore già posto a base della domanda. La Commissione di ricorso ha quindi commesso un errore di diritto nel qualificare tale argomento come nuovo motivo inammissibile. Il Tribunale osserva inoltre che il regolamento delegato 2018/625 consente di sviluppare fatti, prove e argomenti fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento di nullità, il che rende possibile l’integrazione difensiva della domanda.

Obblighi probatori sul diritto anteriore non registrato

Il Tribunale ribadisce che, nei procedimenti ex articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente la nullità deve fornire prove dell’esistenza, della validità e della portata di tutela del diritto anteriore, nonché della propria legittimazione ad agire. In particolare, quando il diritto anteriore è un segno non registrato, occorre indicare il contenuto del diritto nazionale invocato, i presupposti di acquisto della protezione e la misura in cui esso consenta di vietare l’uso di un marchio successivo.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’EUIPO non si limita a una mera verifica formale, ma deve accertare il contenuto, le condizioni di applicazione e la portata della norma nazionale richiamata, al fine di applicare correttamente il diritto dell’Unione. Da qui discende che l’istituto può e deve verificare d’ufficio se l’istante abbia effettivamente assolto il relativo onere probatorio.

Esame del secondo motivo: diritto al contraddittorio e tutela giurisdizionale effettiva

Quanto al preteso vulnus del diritto a un ricorso effettivo e del diritto di essere ascoltata, il Tribunale respinge le censure. La Commissione di ricorso, in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, è tenuta a riesaminare integralmente la controversia in fatto e in diritto e può confermare la valutazione della divisione competente. Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, l’EUIPO resta vincolato agli elementi di fatto e di prova prodotti dalle parti, ma non è impedito dal dover esaminare le questioni di diritto necessarie per applicare correttamente il regolamento.

Il Tribunale ritiene quindi legittimo che la Commissione di ricorso abbia verificato se la domanda fosse stata adeguatamente suffragata, anche se le parti discutevano in parte sulla sussistenza del marchio anteriore. Rimane invece irrilevante, nel ricorso al Tribunale, la censura diretta contro la decisione della divisione competente, poiché il controllo giurisdizionale riguarda solo la decisione della Commissione di ricorso.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 e respinge la domanda di riforma/alterazione che mirava a ottenere direttamente una decisione nel merito sulla base del carattere notorio del marchio anteriore. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché la ricorrente non aveva chiesto la condanna alle spese delle controparti.

Principi ricavabili per la pratica

La pronuncia chiarisce che, nei procedimenti di nullità basati sull’articolo 8, paragrafo 3, il carattere notorio del segno anteriore può essere dedotto come precisazione del diritto anteriore e non come nuovo motivo autonomo. Per gli operatori, ciò implica che la strategia difensiva deve sempre accompagnare la domanda di nullità con una compiuta prova del diritto nazionale rilevante, della sua tutela e dei presupposti di protezione, perché l’EUIPO non può supplire a lacune probatorie essenziali.