Tribunale, Sentenza T-86/20

Marchio UE SCIO e nullità per violazione del diritto anteriore non registrato

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Oggetto della controversia è il marchio verbale SCIO, registrato per prodotti e servizi delle classi 9 e 44, impugnato da Qx World Kft. sulla base di un presunto diritto anteriore non registrato SCIO protetto in vari Stati membri.

Fatti e procedimento amministrativo

Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. aveva chiesto e ottenuto la registrazione del segno SCIO come marchio UE. Successivamente Qx World Kft. aveva proposto domanda di nullità per tutti i prodotti e servizi coperti dalla registrazione, invocando l’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in combinato con l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda perché la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza del marchio anteriore non registrato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3. La commissione di ricorso aveva confermato tale esito, rilevando inoltre che il richiamo alla notorietà del marchio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi era tardivo e costituiva un nuovo motivo non ammissibile.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale ha distinto tra norme sostanziali e processuali. Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risaliva al 17 settembre 2012, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, le cui disposizioni richiamate coincidono nel contenuto con quelle del regolamento 2017/1001. Sul piano processuale, invece, il procedimento era disciplinato dal regolamento 2017/1001 e dal regolamento delegato 2018/625, applicabile alle domande di nullità presentate dopo il 1° ottobre 2017.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per avere la commissione di ricorso qualificato come nuovo motivo il richiamo alla notorietà del marchio anteriore;
• violazione di requisiti procedurali essenziali, in particolare del diritto a un ricorso effettivo, del diritto di essere sentiti e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Ragionamento sul diritto a un ricorso effettivo e sul diritto di essere sentiti

Il Tribunale ha respinto la censura relativa al diritto a un ricorso effettivo. Ha ricordato che, in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e della continuità funzionale tra le istanze dell’EUIPO, la commissione di ricorso deve riesaminare integralmente la controversia in fatto e in diritto, basandosi su tutti gli elementi prodotti nelle fasi precedenti e in appello.

Ha inoltre osservato che la decisione della commissione di ricorso confermava espressamente l’analisi della divisione di annullamento circa l’insufficiente prova del marchio anteriore non registrato e del diritto nazionale rilevante. Quanto alla motivazione della decisione della divisione di annullamento, il Tribunale ha dichiarato irricevibile la critica, poiché l’azione davanti al Tribunale può essere diretta solo contro la decisione della commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Quanto al diritto di essere sentiti, il Tribunale ha ribadito che, nei procedimenti relativi a motivi relativi e alle domande di nullità, l’EUIPO non è limitato ai soli fatti incontestati: il richiedente la nullità deve fornire prova dell’esistenza, della validità e della portata di tutela del diritto anteriore, nonché del contenuto della normativa nazionale invocata. Ne consegue che l’EUIPO può e deve verificare d’ufficio se tale onere sia stato assolto. La censura è stata quindi respinta.

Onere della prova del diritto anteriore non registrato

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625, in combinato con l’articolo 7, paragrafo 2, stabilendo che l’autore della domanda di nullità deve produrre prove sull’esistenza, validità e portata della protezione del marchio o diritto anteriore. In materia di diritti fondati su norme nazionali, il richiedente deve anche indicare il contenuto della legge nazionale applicabile e dimostrare che il segno rientra nell’ambito di tutela di tale legge, consentendo di vietare l’uso del marchio successivo.

Il Tribunale ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui l’EUIPO deve valutare l’autorità e la portata degli elementi prodotti per accertare il contenuto della norma nazionale e non può limitarsi a una mera convalida del diritto nazionale allegato.

Motivo relativo alla notorietà del marchio anteriore

Su questo punto il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha osservato che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 va interpretato in senso ampio, comprendendo non solo i marchi registrati ma anche i marchi non registrati e i marchi notori ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Di conseguenza, il fatto che la ricorrente abbia qualificato il marchio anteriore come notorio non introduceva un nuovo motivo di nullità distinto da quello fondato sull’articolo 8, paragrafo 3. La commissione di ricorso ha quindi commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile tale argomento come nuovo motivo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva sviluppato tale precisazione già durante la fase contraddittoria del procedimento amministrativo, e che il regolamento delegato 2018/625 consente di presentare fatti, prove e argomenti fino alla chiusura di tale fase.

Effetti della decisione e dispositivo

Poiché l’errore della commissione di ricorso riguardava la qualificazione giuridica dell’argomento sulla notorietà, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Ha invece respinto la richiesta della ricorrente di ottenere una decisione sostitutiva o il rinvio alla divisione di annullamento, ritenendo che il Tribunale non potesse pronunciarsi su un aspetto sul quale la commissione di ricorso non si era sostanzialmente espressa nel merito.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che, in una domanda di nullità fondata su un diritto anteriore non registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui marchi UE, l’allegazione della notorietà del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi non è un nuovo motivo di nullità, ma una specificazione del diritto anteriore già dedotto. Restano però invariati gli oneri probatori a carico del richiedente: prova del diritto anteriore, del suo contenuto nazionale e della sua portata di tutela.