Tribunale, Sentenza T-84/20

Marchio UE EDUCTOR e nullità per diritto anteriore non registrato

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della Quinta Camera di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2019, resa in una procedura di nullità di marchio UE. Il caso concerne il segno verbale "EDUCTOR" e la sua contestazione sulla base di un marchio anteriore non registrato, asseritamente protetto in più Stati membri.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Mandelay Kft. aveva chiesto nel 2012 la registrazione del marchio UE verbale EDUCTOR per prodotti e servizi delle classi 9 e 44. Il marchio fu registrato il 6 dicembre 2012. Nel 2017 Qx World Kft. presentò una domanda di nullità totale, invocando l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento, fondandosi su un preteso marchio anteriore non registrato EDUCTOR.

La Divisione di annullamento respinse la domanda, ritenendo non provata l’esistenza del marchio anteriore non registrato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3. La Camera di ricorso confermò il rigetto, affermando in particolare che il richiedente non aveva indicato il contenuto delle norme nazionali applicabili nei vari Stati membri e che la successiva deduzione del carattere di marchio ben noto costituiva un nuovo motivo di nullità non ammissibile.

Normativa rilevante

La sentenza applica sul piano sostanziale il regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione risaliva al 16 luglio 2012, data decisiva per la legge sostanziale. Sul piano procedurale, si applicano il regolamento n. 2017/1001 e il regolamento delegato n. 2018/625, in particolare le norme sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla presentazione di fatti, prove e argomenti fino alla chiusura della fase contraddittoria.

Sono richiamati, in particolare:

• articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
• articoli 60, 71, 72 e 95 del regolamento n. 2017/1001;
• articoli 12 e 16 del regolamento delegato n. 2018/625;
• articolo 6bis della Convenzione di Parigi.

Primo motivo: la questione del diritto a un ricorso effettivo e del diritto di essere sentito

Qx World sosteneva che la Camera di ricorso avesse sostituito integralmente il proprio esame a quello della Divisione di annullamento, privandola di un effettivo doppio grado amministrativo, e che la decisione della prima istanza fosse insufficientemente motivata.

Il Tribunale respinge queste censure. Richiama l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001 e la giurisprudenza sulla continuità funzionale tra gli organi decisori dell’EUIPO e le camere di ricorso: la Camera deve riesaminare integralmente la controversia, in fatto e in diritto, sulla base degli elementi presentati dalle parti. Non viola quindi il diritto a un ricorso effettivo se analizza le argomentazioni già trattate in prima istanza.

Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che la Camera di ricorso aveva confermato espressamente la valutazione della Divisione di annullamento e aveva esposto le ragioni decisive del rigetto. Inoltre, la censura rivolta direttamente alla decisione della Divisione di annullamento è dichiarata irricevibile, perché il controllo del Tribunale può riguardare solo la decisione della Camera di ricorso, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001.

Sul dedotto errore relativo all’esame di fatti non contestati, il Tribunale ricorda che, nelle azioni di nullità, il richiedente deve fornire prova dell’esistenza, validità e portata della tutela del diritto anteriore e del contenuto del diritto nazionale invocato. Pertanto, l’EUIPO poteva e doveva verificare d’ufficio che tale onere fosse stato assolto. Non vi è quindi violazione dell’articolo 95, paragrafo 1.

Secondo motivo: errata qualificazione come nuovo motivo della deduzione sul marchio ben noto

Questo è il punto decisivo della causa. La Camera di ricorso aveva ritenuto che l’argomento secondo cui il marchio anteriore era ben noto, ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi, introducesse un nuovo motivo di nullità, poiché la domanda era stata presentata solo sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale censura tale impostazione. Spiega che l’articolo 8, paragrafo 3, deve essere interpretato in senso ampio, comprendendo non solo i marchi registrati ma anche i marchi non registrati e i marchi ben noti ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi. Di conseguenza, l’allegazione che il segno anteriore sia ben noto non costituisce un nuovo fondamento giuridico autonomo, ma una precisazione ricompresa nel medesimo motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 3.

Il Tribunale sottolinea inoltre che, nel corso di una procedura di nullità, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2018/625 consente al richiedente di integrare fatti, prove e argomenti fino alla chiusura della fase contraddittoria. La deduzione sul carattere ben noto era stata comunque presentata tempestivamente in corso di procedimento. Per questo, non poteva essere rigettata come motivo nuovo inammissibile.

Onere della prova del diritto anteriore nazionale

Pur annullando la decisione per l’errore sulla novità del motivo, il Tribunale ribadisce il principio per cui il richiedente la nullità deve indicare e provare il contenuto del diritto nazionale su cui si fonda il diritto anteriore non registrato. L’EUIPO non si limita a prendere atto della normativa nazionale allegata: deve valutarne il contenuto, le condizioni di applicazione e la portata. Questo è necessario per stabilire se il segno invocato rientri effettivamente nella tutela conferita dal diritto di uno Stato membro e consenta di vietare l’uso del marchio successivo.

Decisione e portata pratica

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta Camera di ricorso dell’EUIPO. Respinge invece la richiesta di riforma della decisione nel merito, osservando che non spetta al Tribunale sostituirsi alla Camera di ricorso su valutazioni non ancora compiute da quest’ultima, in particolare sulla questione del carattere ben noto del segno anteriore.

Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO e l’interveniente sono risultati soccombenti ma il ricorrente non aveva domandato la condanna alle spese.

Principi affermati

• In una nullità ex articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 3, il riferimento a un marchio anteriore non registrato che sia anche ben noto non è un nuovo motivo di nullità.
• Il richiedente la nullità deve provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del diritto anteriore, nonché il contenuto del diritto nazionale applicabile.
• Le camere di ricorso dell’EUIPO svolgono un riesame pieno in fatto e in diritto e possono confermare la valutazione della prima istanza senza violare il diritto a un ricorso effettivo.
• Il Tribunale controlla solo la legittimità della decisione della Camera di ricorso, non quella della Divisione di annullamento.