Tribunale, Sentenza T-327/20

Nullità di un disegno o modello comunitario per una canaletta di scarico per doccia

La causa riguarda un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2020, resa in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato per una canaletta di scarico per doccia. Il Tribunale è chiamato a stabilire, in particolare, quali anteriorità possano essere prese in considerazione e se il disegno contestato possieda carattere individuale.

Fatti e iter amministrativo e contenzioso

La Easy Sanitary Solutions BV aveva registrato nel 2004 il disegno o modello comunitario n. 107834-0025 per "canalette di scarico per doccia". Nel 2009 la I-Drain BVBA, predecessore di Group Nivelles NV, ha presentato domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, inizialmente fondata sul disegno o modello internazionale DM/059828.

Successivamente, nel corso del procedimento, la ricorrente ha prodotto anche estratti di cataloghi Blücher del 1998 e del 2000, contenenti l’immagine di una placca di copertura. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità, ma la prima decisione della commissione di ricorso è stata annullata dal Tribunale nel 2015 e, in seguito, le impugnazioni alla Corte sono state respinte nel 2017, con due correzioni giuridiche rilevanti sulla combinazione indebita di elementi di anteriorità e sulla conoscenza del prodotto in cui il disegno anteriore è incorporato.

Nel successivo riesame, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’unico disegno anteriore regolarmente invocato nella domanda fosse DM/059828 e ha respinto la nullità, concludendo che il disegno contestato presentava carattere individuale.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale affronta tre nuclei principali di questioni:

• se la commissione di ricorso abbia illegittimamente limitato la prova ai soli elementi allegati alla domanda iniziale di nullità;
• se l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 consenta di prendere in considerazione disegni anteriori nuovi, prodotti soltanto in corso di causa;
• se la valutazione comparativa tra il disegno contestato e gli anteriori regolarmente invocati sia corretta ai fini del carattere individuale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità in caso di difetto dei requisiti di novità o carattere individuale;
• gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, relativi rispettivamente a novità e carattere individuale;
• l’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, sul perimetro dell’esame dell’EUIPO e sulla possibilità di non tenere conto di fatti o prove tardivi;
• l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i), v) e vi), del regolamento n. 2245/2002, che impone di indicare e riprodurre nella domanda di nullità i disegni anteriori e i fatti/prove a sostegno;
• gli articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002, su procedura orale e mezzi istruttori.

Ragionamento sul terzo motivo: identificazione del disegno anteriore

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 rifiutando di considerare i cataloghi Blücher come anteriorità autonome. Precisa che la prima decisione della commissione di ricorso era stata annullata e quindi eliminata ex tunc, sicché non poteva dirsi definitivamente stabilito alcun diverso assetto dell’oggetto del procedimento.

La Corte chiarisce che l’articolo 63, paragrafo 2, riguarda fatti e prove tardivi, ma non l’identificazione del disegno anteriore. Su questo punto la disciplina decisiva è l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002, che richiede già nella domanda l’indicazione e la riproduzione dei disegni anteriori invocati. Tali elementi definiscono l’oggetto della controversia e non possono essere ampliati successivamente mediante l’introduzione di un nuovo disegno anteriore.

Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente limitato l’esame al solo disegno DM/059828 indicato nella domanda originaria di nullità.

Ragionamento sul primo motivo: motivazione e comunicazione del relatore

Le censure contro la comunicazione del relatore del 24 luglio 2018 vengono dichiarate in parte irricevibili, perché la comunicazione non è un atto impugnabile. Quanto alla decisione impugnata, il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione della commissione di ricorso, che spiega in modo chiaro perché non potevano essere considerati nuovi disegni anteriori prodotti tardivamente.

Il Tribunale esclude anche che vi sia violazione dell’autorità di cosa giudicata: la questione dell’identificazione dell’anteriorità non era stata definitivamente risolta nelle precedenti fasi processuali, e la sentenza della Corte del 2017 si era limitata ai punti di diritto effettivamente sollevati nei ricorsi in impugnazione.

Ragionamento sul secondo motivo: caratteristiche del disegno contestato

La censura relativa alla determinazione delle caratteristiche del disegno contestato è respinta perché diretta contro una parte della decisione che appartiene alla sintesi dei fatti e non alla motivazione decisoria. In ogni caso, il Tribunale ribadisce che l’oggetto e le caratteristiche del disegno contestato devono essere determinati esclusivamente sulla base delle rappresentazioni depositate con la domanda di registrazione, e non secondo la libera ricostruzione delle parti.

Ragionamento sui motivi quarto, quinto e sesto: confronto e carattere individuale

Il Tribunale richiama i criteri consolidati in materia di carattere individuale: confronto globale, punto di vista dell’utilizzatore informato, valutazione del margine di libertà dell’autore e confronto tra il disegno contestato e ciascun disegno anteriore considerato singolarmente, non mediante combinazione di elementi tratti da più anteriorità.

Quanto al disegno anteriore, il Tribunale ricorda che deve trattarsi di un’anteriorità "compatta" e non di una ricostruzione derivata dalla combinazione di immagini diverse. In particolare, non si può chiedere all’EUIPO di combinare elementi sparsi per ottenere l’aspetto complessivo dell’anteriorità invocata.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i disegni anteriori regolarmente invocati, e in particolare i nn. 2 e 4 della registrazione DM/059828, non producono la stessa impressione generale del disegno contestato. Quest’ultimo presenta una placca di copertura chiusa e decorata, con scanalature laterali e un aspetto elegante, essenziale e minimale; gli anteriori, invece, risultano dominati da elementi più funzionali e standardizzati, come il collettore circolare o la griglia fessurata.

Il Tribunale aggiunge che eventuali imprecisioni puntuali della commissione di ricorso su altri numeri di disegno non incidono sul risultato finale, perché il confronto decisivo con i disegni nn. 2 e 4 resta corretto. La valutazione del carattere individuale è dunque confermata.

Valore probatorio delle dichiarazioni e mezzi istruttori

Quanto alle dichiarazioni scritte e alle e-mail prodotte dalla ricorrente, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non ne ha negato in assoluto il valore probatorio, ma ha semplicemente applicato il criterio per cui il peso di dichiarazioni provenienti da soggetti interessati può essere inferiore. Inoltre, tali documenti non incidevano sull’identificazione dei disegni anteriori, profilo sul quale la produzione tardiva non è ammessa.

Sulla richiesta di procedura orale e di audizione di testimoni, il Tribunale conferma l’ampio potere discrezionale dell’EUIPO ai sensi degli articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002: la commissione di ricorso poteva ritenere di avere già tutti gli elementi necessari e non era tenuta ad assumere ulteriori mezzi istruttori.

Decisione finale e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che l’EUIPO ha correttamente applicato l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002 e che il disegno o modello contestato conserva carattere individuale rispetto alle anteriorità validamente invocate. La Group Nivelles NV è condannata alle spese.

Principi affermati

• Nella nullità di un disegno o modello comunitario, l’oggetto della controversia è fissato dalla domanda iniziale.
• I nuovi disegni anteriori non possono essere introdotti tardivamente mediante l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
• Le prove tardive sono ammissibili solo se integrano un’anteriorità già indicata, non se ne sostituiscono una nuova.
• Il carattere individuale si valuta mediante confronto globale con ciascuna anteriorità compatta, senza combinazioni ricostruttive.
• La valutazione dell’EUIPO su procedura orale e testimoni è ampiamente discrezionale.