Tribunale, Sentenza T-181/21

Nullità del marchio UE SmartThinQ per rischio di confusione con il marchio anteriore SMARTTHING

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da LG Electronics, Inc. avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. La controversia ruota attorno alla prova dell’uso effettivo di un marchio portoghese anteriore e alla sussistenza di un rischio di confusione tra i segni SmartThinQ e SMARTTHING.

Fatti e iter amministrativo

LG Electronics aveva depositato nel 2016 una domanda di marchio UE per un segno figurativo poi registrato nel 2018 per prodotti delle classi 7 e 11, tra cui lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, frigoriferi, forni e apparecchi di condizionamento. Nel 2019 Anferlux-Electrodomésticos ha chiesto la declaratoria di nullità dell’EU trade mark ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, fondandosi sul marchio portoghese SMARTTHING n. 386597.

La Cancellation Division ha accolto parzialmente la domanda di nullità, ritenendo provato l’uso effettivo del marchio anteriore per alcuni prodotti della classe 11, in particolare per "stoves (except stoves for experiments)", "refrigerators", "portable stoves" e "refrigerators incorporating a freezer", e ha ravvisato un rischio di confusione per vari prodotti del marchio contestato. La quarta commissione di ricorso ha confermato tale esito.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata l’8 gennaio 2016, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, nella versione anteriore alla modifica del 2015. Sul piano procedurale si applica invece il regolamento 2017/1001 e, in particolare, il regolamento delegato 2018/625. La decisione richiama soprattutto gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15, 42, 53 e 57 del regolamento n. 207/2009, nonché gli articoli 16, 17, 18, 47, 53, 60 e 64 del regolamento 2017/1001.

Primi due motivi: traduzione dell’elenco dei prodotti e principi di parità delle armi e neutralità

LG Electronics sosteneva che la domanda di nullità dovesse essere dichiarata inammissibile o comunque respinta perché la traduzione inglese dell’elenco dei prodotti del marchio anteriore, proveniente dal database TMview, sarebbe stata errata. A suo avviso, ciò avrebbe violato il principio di parità delle armi e il principio di neutralità, oltre all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625.

Il Tribunale respinge tali doglianze come inefficaci. Osserva che la decisione impugnata non aveva affrontato espressamente il tema della traduzione, e che, in ogni caso, la traduzione contestata non aveva inciso in modo decisivo sull’esame della prova dell’uso effettivo né sulla comparazione dei prodotti. Il Tribunale sottolinea inoltre che un estratto TMview è documento equiparabile a una copia del certificato di registrazione, purché contenga le informazioni rilevanti, e che, se l’elenco dei prodotti non è disponibile nella lingua del procedimento, deve essere accompagnato da una traduzione. Nel caso concreto, le eventuali imprecisioni della traduzione non erano tali da infirmare la decisione, perché i prodotti rilevanti erano comunque identificabili e, per alcuni di essi, la descrizione riportata in inglese coincideva con quella dell’estratto prodotto.

Terzo motivo: uso effettivo del marchio anteriore

Il ricorrente contestava la prova dell’uso effettivo del marchio SMARTTHING, sostenendo che il segno fosse descrittivo, che non fossero provati volumi e fatturati sufficienti e che fossero stati considerati documenti fuori periodo. Contestava anche che il marchio fosse stato usato in una forma conforme a quella registrata.

Il Tribunale richiama i criteri consolidati sull’uso effettivo: uso pubblico e rivolto all’esterno, conforme alla funzione essenziale di garantire l’origine commerciale dei prodotti, e dimostrato da elementi oggettivi e solidi, senza che sia necessario un uso su larga scala. Ricorda altresì che possono essere presi in considerazione, in via complementare, anche documenti successivi al periodo rilevante per confermare o meglio valutare l’uso durante quel periodo.

Sulla base di 58 fatture, fotografie di imballaggi e prodotti e estratti di cataloghi, il Tribunale conferma che l’EUIPO poteva ritenere provato l’uso effettivo in relazione a "stoves (except stoves for experiments)" e "refrigerators". La circostanza che il marchio fosse rappresentato in taluni materiali con il segno figurativo disposto a sinistra del termine "smartthing", anziché sopra, non altera il carattere distintivo del marchio registrato; ugualmente, la presenza del solo elemento verbale sulle fatture non è decisiva, trattandosi di prassi commerciale normale nei documenti contabili. Il Tribunale conferma dunque che l’uso era genuino, territoriale e temporalmente adeguato.

Quarto motivo: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il ricorrente sosteneva che i segni fossero complessivamente dissimili, che l’elemento verbale SMARTTHING fosse descrittivo e secondario rispetto all’elemento figurativo, e che la diversa composizione semantica escludesse il rischio di confusione, specie in considerazione del livello di attenzione del pubblico per gli elettrodomestici.

Il Tribunale conferma invece l’impostazione dell’EUIPO. Rileva che il pubblico rilevante è quello portoghese e che, per i prodotti in questione, esso è costituito dal pubblico generale con livello di attenzione da medio ad alto. Sottolinea però che anche un consumatore attento fa affidamento su un ricordo imperfetto dei segni.

Quanto alla comparazione dei prodotti, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha efficacemente contestato l’analisi di identità o somiglianza dei prodotti già compiuta in sede amministrativa. Quanto ai segni, ritiene corretto considerarli nel loro insieme: la componente verbale è importante, e non può essere esclusa dalla comparazione solo perché l’elemento figurativo è rilevante. Visualmente, le differenze di stile e di figurazione non cancellano la forte somiglianza delle sequenze verbali, identiche salvo l’ultima lettera; foneticamente la somiglianza è elevata; concettualmente, per una parte del pubblico, vi è almeno una somiglianza inferiore alla media, mentre per un’altra parte la comparazione è neutra. Alla luce dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale conferma quindi il rischio di confusione.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna LG Electronics a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• una traduzione imperfetta dell’elenco dei prodotti del marchio anteriore non invalida di per sé la procedura, se non incide concretamente sull’identificazione dei prodotti e sulla valutazione di uso e confusione;
• la prova dell’uso effettivo può risultare da un insieme di fatture, cataloghi e fotografie, anche se il marchio è usato in una forma leggermente diversa da quella registrata, purché il carattere distintivo non sia alterato;
• nella valutazione del rischio di confusione occorre esaminare i segni nel loro complesso, senza ridurre la comparazione al solo elemento figurativo o a un solo aspetto del segno composito.