Tribunale, Sentenza T-102/18

Marchio dell’Unione europea denominativo "upgrade your personality": assenza di carattere distintivo di uno slogan pubblicitario per software e videogiochi

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. In discussione vi era la registrabilità del segno denominativo "upgrade your personality" per prodotti delle classi 9 e 28, in particolare software, programmi per computer, supporti contenenti software e console per giochi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, Martin Knauf, aveva depositato il 15 agosto 2016 una domanda di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo "upgrade your personality". L’esaminatore aveva respinto la domanda per una parte dei prodotti e servizi richiesti, ritenendo il segno privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001.

La quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 18 dicembre 2017, ha respinto integralmente il ricorso amministrativo. Secondo la commissione, lo slogan aveva funzione esclusivamente elogiativa e promozionale e non era idoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè l’indicazione dell’origine commerciale.

Conclusioni delle parti

Il ricorrente chiedeva al Tribunale:

• l’annullamento della decisione impugnata;
• la registrazione del marchio richiesto.

L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Ricevibilità della domanda di registrazione diretta

Il Tribunale ha anzitutto esaminato il secondo capo delle conclusioni, con cui il ricorrente domandava che il Tribunale registrasse direttamente il marchio. Tale domanda è stata interpretata come domanda di riforma ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale ha ricordato che il proprio potere di riforma consente di adottare la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, ma solo entro i limiti delle competenze attribuite a quest’ultima dal regolamento. Poiché la commissione di ricorso non è competente a ordinare la registrazione di un marchio dell’Unione europea quando la decisione impugnata proviene dall’esaminatore, il Tribunale non può a sua volta sostituirsi all’EUIPO per disporre tale registrazione. Ne consegue l’irricevibilità del secondo capo delle conclusioni.

Quadro normativo e criteri sul carattere distintivo

Nel merito, il ricorrente deduceva un motivo unico di violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni incapaci di svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che gli slogan pubblicitari non sono esclusi in linea di principio dalla registrazione, ma sono distintivi solo se il pubblico li percepisce immediatamente anche come indicazione di provenienza commerciale. Se il contenuto semantico del segno si limita a trasmettere un messaggio promozionale relativo al valore commerciale del prodotto, senza essere percepito come indicazione di origine, il marchio è privo di carattere distintivo.

Pubblico di riferimento

Per i prodotti interessati, il Tribunale ha condiviso l’analisi della commissione di ricorso: si trattava di prodotti del settore software e videogiochi destinati principalmente al consumatore medio. Poiché il segno è composto da parole del vocabolario inglese di base e l’inglese è comunemente usato nel settore informatico, il pubblico di riferimento includeva anche i consumatori anglofoni dell’Unione, non limitati a Regno Unito e Irlanda.

Valutazione del segno "upgrade your personality"

Il Tribunale ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente. Ha osservato che il messaggio trasmesso dallo slogan è facilmente comprensibile: invita il consumatore a migliorare e sviluppare la propria personalità con l’aiuto dei prodotti contraddistinti, suggerendo inoltre che tali prodotti rendano possibile o facilitino tale miglioramento.

Il fatto che la parola "personality" possa essere intesa in modi diversi non rende il messaggio vago o ambiguo. Anche l’argomento secondo cui "upgrade" deriverebbe dal solo settore informatico è stato respinto, poiché il termine è oggi utilizzato in contesti più ampi e, nel caso di specie, risulta naturale per prodotti informatici.

Il Tribunale ha anche escluso che fosse pertinente verificare se la personalità umana sia realmente suscettibile di un "upgrade" in senso tecnico: in un contesto pubblicitario, la plausibilità del messaggio non è un criterio decisivo, essendo i consumatori abituati a promesse commerciali non realistiche.

Ne è derivato che il contenuto semantico del segno trasmette al consumatore una caratteristica dei prodotti relativa al loro valore commerciale, percepita come messaggio promozionale e non come indicazione dell’origine commerciale. Per questa ragione, il segno è stato confermato come privo di carattere distintivo.

Riferimento a marchi analoghi e principio di legittimità

Il ricorrente richiamava altre registrazioni effettuate dall’EUIPO, come "upgrade your life", "upgrade your garden" e "upgrade yourself". Il Tribunale ha ribadito che le decisioni dell’EUIPO in materia di registrazione sono adottate nell’esercizio di una competenza vincolata e devono essere valutate solo alla luce del regolamento applicabile. Pur dovendo l’EUIPO tener conto della parità di trattamento e della buona amministrazione, il richiedente non può invocare eventuali illegittimità commesse in favore di terzi per ottenere automaticamente la medesima soluzione.

Motivo relativo alla mancata motivazione su altri prodotti della domanda

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse spiegato perché alcuni prodotti erano stati respinti e altri no. Il Tribunale ha replicato che la controversia dinanzi alla commissione di ricorso riguardava solo il rifiuto relativo a una parte dei prodotti; l’assenza di obiezioni dell’esaminatore sugli altri prodotti non faceva parte dell’oggetto del ricorso. Non vi era quindi alcun obbligo per la commissione di pronunciarsi su tale profilo.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato Martin Knauf a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

• uno slogan pubblicitario non è registrabile se il pubblico lo percepisce solo come messaggio promozionale;
• per la distintività conta la percezione immediata del pubblico di riferimento rispetto ai prodotti o servizi designati;
• il richiamo a registrazioni anteriori di segni simili non basta a imporre una decisione identica;
• il Tribunale non può ordinare la registrazione di un marchio quando la domanda eccede i poteri di riforma conferiti dal regolamento.