Tribunale, Sentenza T-92/24

Nullità di un disegno o modello UE per uso di un segno distintivo anteriore

La sentenza concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2023. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità della dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea registrato per imballaggi, impugnato da Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ sulla base di un marchio nazionale rumeno anteriore invocato da Star Foods E.M. SRL.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato nel 2007 una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario relativo a "imballaggi". Nel 2020 Star Foods E.M. SRL aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, fondandosi, tra gli altri diritti, sul marchio rumeno figurativo KRAX registrato per prodotti della classe 30, in particolare snack a base di cereali. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda ritenendo che, in forza dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, il titolare del marchio anteriore potesse vietare l’uso del segno inserito nel disegno o modello contestato, per effetto di un rischio di confusione. La commissione di ricorso ha confermato tale esito.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822;
• gli articoli 61, 62 e 63 del regolamento n. 6/2002;
• gli articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001, invocati dalla ricorrente;
• l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, interpretato alla luce dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE.

Primo motivo: rischio di confusione e uso del segno distintivo nel disegno o modello

Il Tribunale ricorda che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 si applica quando il pubblico di riferimento percepisce che nel disegno o modello successivo è utilizzato il segno distintivo anteriore, anche se non in forma integralmente identica, ma in versione simile e con eventuali elementi secondari omessi o aggiunti. Nel caso concreto, il disegno o modello contestato rappresentava un imballaggio recante, tra gli altri elementi, il termine "crax"; il marchio anteriore era costituito dal termine "krax". Il Tribunale ritiene corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui:

• i prodotti designati dal marchio anteriore e l’imballaggio del disegno o modello sono complementari e quindi simili, poiché l’imballaggio è importante per l’uso dei prodotti alimentari cui si riferisce il marchio;
• il pubblico di riferimento è quello rumeno, con livello di attenzione medio;
• i segni sono simili sul piano visivo e fonetico, perché condividono la sequenza "rax" e differiscono solo per la lettera iniziale e per aspetti secondari di stilizzazione;
• il marchio anteriore ha carattere distintivo medio. Sebbene il Tribunale riconosca una differenza concettuale tra i segni, reputa che essa non sia sufficiente a escludere il rischio di confusione, tenuto conto della somiglianza visiva e fonetica, della complementarità dei prodotti e del carattere distintivo medio del marchio anteriore. Conclude quindi che il pubblico potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Secondo motivo: prova dell’uso del marchio anteriore e norme invocate dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che l’EUIPO avrebbe dovuto imporre la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, richiamando gli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001 e l’articolo 40, paragrafo 1, della nuova legge rumena. Il Tribunale respinge il motivo perché tali questioni non erano state tempestivamente sollevate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; il controllo di legittimità del Tribunale non può estendersi a motivi nuovi che alterino l’oggetto della controversia amministrativa.

Terzo motivo: diritti della difesa e titolarità del marchio anteriore

La ricorrente lamentava una violazione dei diritti della difesa, sostenendo che la commissione di ricorso avesse omesso di considerare le sue contestazioni sulla titolarità effettiva del marchio anteriore in capo a Star Foods E.M. SRL. Il Tribunale ritiene invece che la documentazione prodotta nell’istruttoria amministrativa, inclusi il certificato di registrazione e la conferma del giudice rumeno, fosse sufficiente a dimostrare la titolarità del marchio. Le differenze di punteggiatura nel nome societario e di indirizzo non sono idonee a suscitare un serio dubbio; inoltre, l’eventuale irregolarità non avrebbe comunque inciso sull’esito della causa.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Sulla base di tutti gli elementi del fascicolo, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto né di valutazione nel ritenere integrata la causa di nullità prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. Il ricorso è integralmente respinto e la ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle dell’interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese poiché non vi è stata udienza.

Principi emergenti

La pronuncia ribadisce che, ai fini della nullità del disegno o modello per uso di un segno distintivo anteriore, rileva la percezione globale del pubblico di riferimento e non è necessaria una riproduzione perfettamente identica del segno. Conferma inoltre che il rischio di confusione va valutato alla luce del diritto nazionale che conferisce il potere di vietare l’uso del segno, interpretato secondo i parametri armonizzati del diritto dei marchi dell’Unione.