Tribunale, Sentenza T-356/18

Marchio dell’Unione europea – opposizione fondata sulla notorietà del segno VOLVO

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio figurativo per prodotti della classe 12. Il Tribunale esamina se il segno richiesto V V-WHEELS sia sufficientemente simile ai marchi anteriori di Volvo da far operare la tutela rafforzata prevista per i marchi rinomati.

Fatti e procedimento amministrativo

Paalupaikka Oy aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo composto da una lettera "V" in un anello blu, con elemento denominativo "V-WHEELS". Volvo Trademark Holding AB aveva proposto opposizione invocando diversi marchi anteriori, tra cui marchi dell’Unione europea, nazionali finlandesi e svedesi, nonché marchi notoriamente conosciuti nell’Unione. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo i segni diversi e, quindi, non applicabile anche l’articolo 8, paragrafo 5.

Motivi del ricorso

Dinanzi al Tribunale Volvo deduceva quattro motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;
• travisamento dei fatti e delle prove, in violazione dell’articolo 72, paragrafo 2;
• violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 tutela i marchi anteriori registrati e notori quando il marchio richiesto è identico o simile e il suo uso senza giusto motivo può trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure arrecargli pregiudizio. Le condizioni sono cumulative:

• identità o somiglianza tra i segni;
• notorietà del marchio anteriore;
• esistenza del rischio di indebito vantaggio o pregiudizio.

Il Tribunale ribadisce anche la distinzione tra l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che richiede un rischio di confusione, e l’articolo 8, paragrafo 5), che invece richiede un grado di somiglianza sufficiente a far stabilire al pubblico un nesso tra i segni, senza necessità di confusione.

Valutazione della somiglianza tra i segni

Il Tribunale concentra l’analisi sul confronto tra il segno richiesto e il marchio anteriore notorio di Volvo, essendo questo il nucleo della controversia. Dopo aver descritto i segni come marchi complessi, rileva che la commissione di ricorso aveva enfatizzato la differenza tra la sola lettera "v" e l’elemento denominativo "volvo".

Tuttavia, il Tribunale osserva che la valutazione corretta richiede un esame globale dei marchi, pur potendo un elemento dominante influenzare l’impressione complessiva. In concreto, individua più elementi di somiglianza visiva:

• uso dello stesso carattere tipografico, non standard ma specificamente concepito per Volvo;
• collocazione centrale degli elementi denominativi;
• combinazione di colori molto simile, con blu e argento/bianco su sfondo blu;
• presenza di forme circolari nei due segni;
• coincidenza della lettera "v", che è l’unica lettera nel segno richiesto e la prima lettera di "volvo".

Pur riconoscendo differenze rilevanti, come la diversa lunghezza dell’elemento denominativo e la presenza, nel marchio anteriore, di ulteriori elementi figurativi, il Tribunale ritiene che tali differenze non annullino le somiglianze complessive. Ne conclude che esiste un tenue grado di somiglianza visiva, sufficiente ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5.

Sul piano fonetico, invece, il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza: la lettera "v" si pronuncia diversamente da "volvo", e anche la lettura "v-wheels" non è assimilabile foneticamente a "volvo". Quanto al profilo concettuale, le parti non contestano che il confronto non sia possibile per assenza di significato distintivo rilevante.

Errore della commissione di ricorso

Poiché la commissione di ricorso aveva erroneamente escluso qualsiasi somiglianza visiva, il Tribunale ritiene che essa abbia omesso di procedere alla necessaria valutazione globale e di verificare gli altri requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, in particolare notorietà del marchio anteriore e rischio di indebito vantaggio o pregiudizio. Questo vizio basta per annullare la decisione impugnata.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2018. Condanna inoltre l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle di Volvo relative al giudizio davanti al Tribunale, oltre alle spese indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. La domanda di rifusione delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione viene invece dichiarata irricevibile, poiché non rientra nelle spese ripetibili.

Principio affermato

La tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 opera anche in presenza di una somiglianza soltanto tenue tra i segni, purché il pubblico possa porli in relazione tra loro. Se l’EUIPO esclude erroneamente ogni somiglianza, la decisione deve essere annullata e l’esame deve proseguire sugli altri presupposti della protezione del marchio notorio.