Sentenza del 31/07/2019 n. 3290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Esito

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dei sovrapprezzi periodicamente corrisposti dalla società italiana a M. B. I. Limited, società inglese titolare del marchio M. B. La contribuente li considerava commissioni per attività di ricerca della clientela e raccolta degli ordini; l'Agenzia delle entrate li qualificava invece come royalties, cioè corrispettivi per l'utilizzo del marchio. Da tale qualificazione dipendeva l'obbligo della società italiana di applicare e versare la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti all'estero. La società aveva inoltre contestato l'eventuale misura della ritenuta, invocando la Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato la decisione di primo grado, che aveva annullato gli atti impositivi. Ha ritenuto che i sovrapprezzi, anche quando indicati contrattualmente come commissioni, fossero sostanzialmente il corrispettivo per l'uso del marchio, poiché la società italiana produceva e vendeva prodotti recanti il marchio della società inglese e quest'ultima traeva profitto dallo sfruttamento del proprio marchio. È stato quindi riconosciuto l'obbligo di ritenuta sui compensi corrisposti all'estero. Il ricorso introduttivo della società è stato respinto e la società è stata condannata alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 8.000 euro per il primo grado e 10.000 euro per l'appello.

Norme richiamate

• Articolo 23, comma 2, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

  I compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

  I compensi pagati da un soggetto residente in Italia per l'utilizzo di un marchio estero sono considerati prodotti in Italia e possono essere assoggettati a ritenuta, anche se il percettore è residente all'estero.

• Articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973

  Impone al soggetto italiano che corrisponde determinati compensi a un soggetto non residente di operare la ritenuta d'acconto prevista dalla disciplina fiscale.

• Articolo 12 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

  La società aveva invocato la norma convenzionale per ottenere l'applicazione della ritenuta nella misura ridotta prevista dalla Convenzione; tuttavia, la decisione ha risolto la controversia principalmente qualificando le somme come royalties.

Massime di principio

• La qualificazione fiscale di un pagamento dipende soprattutto dalla funzione economica concreta dell'operazione e non dal nome utilizzato nel contratto: una somma chiamata commissione può essere trattata come royalty se remunera sostanzialmente l'uso di un marchio.
• Quando un'impresa produce e vende beni contraddistinti dal marchio altrui e paga al titolare una somma parametrata ai prodotti venduti, tale somma può essere considerata corrispettivo per lo sfruttamento del marchio, anche se il contratto prevede anche attività commerciali o di distribuzione.
• La presenza di clausole che limitano l'uso di disegni, modelli, etichette o segni distintivi non esclude necessariamente una licenza d'uso: tali limitazioni possono costituire strumenti ordinari di tutela del marchio e del suo posizionamento commerciale.
• Per distinguere una vera commissione da una royalty occorre verificare chi beneficia dell'attività commerciale, chi sostiene i rischi della vendita, chi incassa il prezzo, se il pagamento è collegato all'uso di un bene immateriale e quale sia la causa concreta del contratto.
• In presenza di pagamenti transfrontalieri qualificabili come royalties, il soggetto residente italiano deve valutare preventivamente gli obblighi di sostituto d'imposta e l'eventuale applicazione di aliquote ridotte previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.