Tribunale, Ordinanza T-164/24

Opposizione al marchio UE RE:PLAY per reputazione dei marchi anteriori REPLAY

La decisione riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo RE:PLAY. La controversia ruota attorno all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, ossia alla tutela rafforzata dei marchi anteriori rinomati contro l'indebito vantaggio o il pregiudizio alla distintività o reputazione.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Fashion Box SpA, titolare di diversi marchi anteriori REPLAY dell'Unione e nazionali, oltre che di registrazioni internazionali. Il convenuto è l'EUIPO; davanti al Tribunale è intervenuta Ghostthinker GmbH, richiedente del marchio RE:PLAY e parte nel procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso.

Fatti rilevanti e svolgimento del procedimento amministrativo

Ghostthinker GmbH aveva chiesto la registrazione del segno RE:PLAY per prodotti e servizi nelle classi 9, 41 e 42, relativi in particolare a software, app, servizi multimediali, coaching e sviluppo di software. Fashion Box aveva proposto opposizione sulla base di un marchio UE REPLAY, di marchi italiani REPLAY e di varie registrazioni internazionali REPLAY, facendo valere i motivi di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento 2017/1001.

L'Opposition Division aveva respinto l'opposizione; la commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto limitatamente all'articolo 8, paragrafo 5, rilevando in sintesi l'assenza di un nesso tra i segni e, comunque, l'insussistenza del rischio di vantaggio indebito o di diluizione.

Domande e censure esaminate dal Tribunale

La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e, in aggiunta, che il Tribunale ordinasse all'EUIPO di rifiutare la registrazione del marchio richiesto. Con il ricorso venivano dedotti due motivi principali:

• violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001;
• violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, nonché dell'obbligo di motivazione, per asserito scostamento da una decisione precedente dell'Opposition Division.

Inquadramento giuridico dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

Il Tribunale ricorda che la tutela dell'articolo 8, paragrafo 5, presuppone cumulativamente:

• un marchio anteriore registrato;
• l'identità o somiglianza tra segno anteriore e segno contestato;
• la reputazione del marchio anteriore nell'Unione o nello Stato membro interessato;
• l'uso senza giusto motivo del segno posteriore, idoneo a trarre indebito vantaggio o a recare pregiudizio alla distintività o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza secondo cui il "nesso" tra i segni va valutato globalmente, tenendo conto della somiglianza tra i segni, della natura dei prodotti e servizi, del pubblico pertinente, dell'intensità della reputazione e del grado di distintività del marchio anteriore. Precisa inoltre che, in questa fattispecie, non è richiesta la confusione, ma solo la possibilità per il pubblico di stabilire un collegamento tra i segni.

Reputazione dei marchi anteriori

La commissione di ricorso aveva riconosciuto che i marchi REPLAY godevano di una reputazione significativa, almeno in Francia e in Italia, con riferimento a "clothing, footwear" in classe 25. La ricorrente sosteneva che la reputazione dovesse essere riconosciuta su scala più ampia nell'Unione e che la commissione avesse illegittimamente applicato una sorta di soglia quantitativa minima.

Il Tribunale respinge tali argomenti: osserva che la commissione non ha escluso una reputazione anche in altri Stati membri, ma ha ritenuto sufficiente la constatazione già effettuata; inoltre, la ricorrente non ha spiegato perché un'eventuale reputazione più estesa avrebbe modificato l'esito della valutazione sul nesso o sui presupposti dell'articolo 8, paragrafo 5.

Confronto tra prodotti e servizi

Un passaggio centrale della decisione è la conferma della dissimilitudine tra i prodotti e servizi coperti dal marchio richiesto e quelli per cui i marchi REPLAY godevano di reputazione. La commissione aveva rilevato che i primi riguardano soprattutto prodotti e servizi informatici, coaching e produzione/distribuzione di contenuti, mentre i secondi attengono al settore moda/abbigliamento.

Il Tribunale afferma che il confronto dei prodotti e servizi è necessario anche nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 5, poiché la natura e il grado di vicinanza o dissimilitudine incidono direttamente sulla probabilità che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni. Aggiunge che la ricorrente non ha contestato in modo convincente i profili decisivi individuati dalla commissione: settori economici differenti, diversa natura, funzione, modalità d'uso, assenza di complementarità o concorrenza e canali distributivi non sovrapponibili.

Sono stati respinti anche gli argomenti relativi alla supposta presenza di un pubblico comune interessato allo sport e alla pretesa capacità di aziende della moda di espandere i propri marchi in altri settori. Il Tribunale osserva che tali affermazioni restano generiche e non dimostrano una reale connessione tra i prodotti e servizi confrontati.

Assenza di un nesso tra i segni

Per il Tribunale, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico non avrebbe stabilito un nesso tra RE:PLAY e REPLAY è corretta. Pur in presenza di un'elevata somiglianza visiva e di identità fonetica e concettuale, il diverso posizionamento merceologico e la chiara differenza di settore impediscono al pubblico di collegare i segni in modo tale da far operare la tutela dell'articolo 8, paragrafo 5.

Poiché il nesso è un presupposto essenziale per l'applicazione della norma nel caso concreto, il Tribunale ritiene non dimostrata la possibilità di vantaggio indebito, diluizione o pregiudizio alla reputazione o distintività dei marchi anteriori. Di conseguenza, la censura principale è dichiarata manifestamente infondata.

Parità di trattamento, buona amministrazione e obbligo di motivazione

La ricorrente richiamava una precedente decisione dell'Opposition Division, relativa a un'altra opposizione, sostenendo che in un caso quasi identico l'EUIPO aveva ragionato diversamente senza giustificazione. Il Tribunale rileva però che le circostanze non erano identiche: nella decisione invocata, l'Opposition Division aveva ravvisato un nesso tra il segno figurativo e il marchio REPLAY anche perché i prodotti erano identici.

Nel caso attuale, invece, la differenza tra i prodotti e servizi è stata correttamente accertata. Proprio tale diversità giustifica l'esito diverso. Non vi è quindi violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, né un difetto di motivazione, poiché l'EUIPO non era tenuto a seguire una decisione non comparabile.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda con cui la ricorrente chiedeva di ordinare all'EUIPO di rifiutare la registrazione. Nel merito, respinge tutti i motivi e rigetta il ricorso come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto ai sensi dell'articolo 126 del regolamento di procedura.

Quanto alle spese, Fashion Box è condannata a sopportare le proprie e quelle dell'interveniente Ghostthinker GmbH. L'EUIPO, avendo chiesto le spese solo in caso di udienza, è dichiarato tenuto a sopportare le proprie spese.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La pronuncia conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la reputazione del marchio anteriore non basta da sola: occorre comunque un collegamento percepibile dal pubblico tra i segni, il quale dipende anche dalla relazione tra i prodotti e servizi. La tutela rafforzata non si applica quando i settori economici sono nettamente distinti e il pubblico non è portato a collegare i segni, anche se questi sono molto simili o identici sul piano visivo, fonetico e concettuale.