Tribunale, Sentenza T-607/23

Marchio UE ELIOS: opposizione per rischio di confusione e reputazione del marchio HELIOS

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il contenzioso opponeva il segno richiesto ELIOS ai marchi anteriori HELIOS, uno dell’Unione e uno spagnolo, nell’ambito di prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35.

Fatti e procedimento amministrativo

Desimo, Lda aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo ELIOS per un ampio elenco di prodotti e servizi, in particolare alimentari e servizi di vendita al dettaglio collegati. Dulces y conservas Helios, SA aveva proposto opposizione basandosi sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, invocando il marchio spagnolo figurativo HELIOS e il marchio UE denominativo HELIOS.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo in parte. La commissione di ricorso aveva poi confermato in larga misura tale approccio, rilevando un rischio di confusione per molti prodotti delle classi 29, 30, 32, 33 e per alcuni prodotti della classe 31 e per il servizio di vendita al dettaglio relativo a cibo, nonché la reputazione dei marchi HELIOS in Spagna per taluni prodotti e l’indebito vantaggio per "forestry products" della classe 31.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato due gruppi di censure:

• la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per asserita insussistenza della similarità tra i segni e/o tra i prodotti e servizi;
• la violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per contestazione della reputazione dei marchi anteriori, del nesso tra i segni e dell’asserito indebito vantaggio/danno.

Ha inoltre affrontato il cross-claim dell’interveniente, limitato ai prodotti e servizi delle classi 31 e 35 per i quali l’opposizione era stata respinta.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che richiede identità/similarità dei segni e dei prodotti/servizi e rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, che tutela i marchi rinomati anche in assenza di identità o similarità dei prodotti, purché vi sia similarità tra i segni, reputazione del marchio anteriore e rischio di indebito vantaggio o pregiudizio;
• l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per il principio secondo cui si considera il solo elenco dei prodotti e servizi come depositato;
• l’articolo 72, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2017/1001, sul sindacato del Tribunale e sulla legittimazione ad agire avverso le decisioni della commissione di ricorso.

Ragionamento sulla similarità dei segni

Il Tribunale ha confermato l’analisi della commissione di ricorso: i componenti dominanti e distintivi dei segni erano i termini "helios" ed "elios". I segni risultavano:

• visivamente simili in misura media, poiché condividevano la sequenza di lettere "e-l-i-o-s" e differivano solo per la lettera iniziale "h";
• foneticamente identici per una parte sostanziale del pubblico dell’Unione, inclusi i consumatori spagnoli;
• concettualmente molto simili, se non identici, per la parte di pubblico che collega i termini al personaggio della mitologia greca.

Gli elementi figurativi del marchio richiesto sono stati considerati meramente decorativi e incapaci di neutralizzare la preminenza dell’elemento verbale "elios".

Ragionamento sulla similarità dei prodotti e servizi

Il Tribunale ha ritenuto corretto l’esame svolto per classi.

Per la classe 29, ha confermato che molti prodotti del marchio richiesto erano identici o simili, in vario grado, ai prodotti del marchio figurativo anteriore, respingendo le obiezioni circa la natura vegetariana di alcuni prodotti o la presunta differenza tra alimenti freschi e conservati.

Per la classe 30, ha ribadito che la circostanza che i prodotti appartengano alla stessa classe di Nizza o siano tutti destinati al consumo umano non è decisiva; ha confermato la similarità, ad esempio, tra sushi e piatti pronti a base di carne, pesce e verdure.

Per la classe 31, ha confermato la similarità, almeno lieve, tra prodotti agricoli/freschi e i prodotti conservati coperti dal marchio anteriore, valorizzando la sostituibilità, la destinazione culinaria comune e la possibile coincidenza dei produttori.

Per la classe 32, il ricorrente non contestava l’identità dei prodotti con quelli coperti dal marchio denominativo HELIOS.

Per la classe 33, il Tribunale ha confermato la similarità, almeno lieve, tra bevande alcoliche e birre, nonché tra "preparations for making alcoholic beverages" e "preparations for making beverages".

Per la classe 35, ha confermato la similarità tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a cibo e i prodotti alimentari delle classi 29 e 30, ricordando che il giudizio va fatto sulla base dell’elenco di servizi depositato, non della varietà concreta di beni che il richiedente potrebbe trattare.

Reputazione dei marchi anteriori

Quanto alla reputazione, il Tribunale ha confermato che i marchi HELIOS godevano, in Spagna, di una reputazione relativamente elevata per:

• frutta e verdura conservate, marmellate, gelatine e gelatine di frutta della classe 29;
• ketchup e salsa di pomodoro della classe 30.

Ha ritenuto legittimo il ricorso a prove risalenti nel tempo, osservando che la reputazione si consolida progressivamente e che i documenti anteriori alla data di deposito del marchio richiesto possono avere valore probatorio se letti nel loro insieme con elementi più vicini temporalmente a tale data.

Articolo 8, paragrafo 5: nesso e indebito vantaggio

Per i prodotti "forestry products" della classe 31, il Tribunale ha confermato che la commissione di ricorso poteva riconoscere un nesso tra i segni e un indebito vantaggio dalla reputazione del marchio HELIOS.

Ha però accolto il cross-claim dell’interveniente per tre prodotti della classe 31, ossia:

• sowing seeds,
• pet food,
• cat litter.

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso aveva errato nell’escludere il nesso: pur non essendo tali prodotti simili a quelli per i quali il marchio anteriore gode di reputazione, esisteva una sufficiente prossimità funzionale o commerciale, anche per canali distributivi e pubblico di riferimento, da rendere possibile l’associazione mentale.

Al contrario, ha confermato che per gli altri prodotti e servizi residui delle classi 31 e 35 non vi era nesso sufficiente con i marchi rinomati, anche alla luce della forte dissimilarità delle merci/servizi.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

• annullato la decisione della commissione di ricorso solo nella parte in cui aveva respinto l’opposizione per "sowing seeds", "pet food" e "cat litter" della classe 31;
• respinto integralmente il ricorso principale di Desimo, Lda;
• respinto il cross-claim per il resto.

Principi utili per la pratica

La sentenza ribadisce che, nelle opposizioni UE:

• la valutazione della similarità va fatta globalmente, considerando l’impressione d’insieme e gli elementi dominanti;
• il fatto che i prodotti appartengano alla stessa classe di Nizza non è di per sé decisivo;
• per l’articolo 8, paragrafo 5, non occorre similarità dei prodotti, ma occorre un nesso tra i segni, da valutarsi globalmente;
• documenti non recentissimi possono contribuire a provare la reputazione di un marchio, se letti in combinazione con altri elementi;
• la tutela del marchio rinomato può estendersi anche a prodotti non simili, quando la forza del segno e la prossimità commerciale rendono plausibile un vantaggio indebito dalla reputazione.