Tribunale, Sentenza T-35/22

Revoca del marchio UE "SYRENA" e limiti del ricorso

Il procedimento riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 ottobre 2021 in materia di revoca del marchio UE denominativo SYRENA. La controversia attiene alla prova dell'uso effettivo del segno per talune autovetture e alla possibile esistenza di giustificati motivi di non uso.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il marchio SYRENA era stato richiesto nel 2010 per prodotti delle classi 9, 12 e 28. Nel 2016 Polfarmex S.A. aveva chiesto la revoca per mancato uso quinquennale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La cancellation division aveva revocato il marchio per quasi tutti i prodotti, salvo le "cars" della classe 12. In appello, la seconda commissione di ricorso aveva confermato l'uso effettivo solo per le "cars" e in particolare per le "racing cars".

Successivamente, nel procedimento T-677/19, il Tribunale aveva annullato in parte la decisione del 2019, rilevando che l'uso effettivo era provato per le "racing cars"; aveva invece censurato la motivazione sulla sottocategoria delle "sports cars" e aveva escluso l'uso per le "electric cars". Dopo il giudicato formatosi su quella sentenza, la prima commissione di ricorso aveva riesaminato la causa e, con la decisione impugnata, aveva mantenuto la revoca per tutte le "cars" tranne le "racing cars".

Legge applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, essendo decisiva la data della domanda di revoca del 22 aprile 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, in particolare gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafi 1, lettera a), e 2. Le norme procedurali e quelle relative ai poteri dell'EUIPO si ricavano invece dal regolamento 2017/1001, entrato in vigore al momento della decisione impugnata.

Primo e secondo motivo: inammissibilità per res judicata

Il Tribunale esamina d'ufficio l'eccezione di irricevibilità fondata sulla forza di cosa giudicata della sentenza T-677/19. Richiama i tre presupposti cumulativi: identità delle parti, dell'oggetto e della causa.

Constatata l'identità delle parti, il Tribunale osserva che, pur trattandosi formalmente di decisioni diverse, la decisione impugnata riproduceva in realtà le valutazioni già coperte da giudicato, in particolare quelle relative alle tre sottocategorie di "cars" considerate ai fini dell'esame delle prove: "racing cars", "electric cars" e "sports cars". Per tale ragione, i motivi diretti a rimettere in discussione quelle valutazioni sono stati dichiarati inammissibili perché coperti dalla res judicata, anche alla luce dell'obbligo dell'EUIPO di conformarsi alla precedente sentenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

Terzo motivo: motivazione e uso effettivo per le "sports cars"

Quanto alla censura di motivazione, il Tribunale chiarisce che l'obbligo di motivazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e articolo 296 TFUE impone di esporre in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito, ma non coincide con la correttezza del ragionamento stesso. La decisione impugnata consentiva al ricorrente di comprendere che l'EUIPO riteneva provato l'uso effettivo solo per le "racing cars"; pertanto la motivazione non era carente.

Nel merito, il Tribunale applica i criteri consolidati sull'uso effettivo: uso conforme alla funzione essenziale del marchio, uso reale e non meramente simbolico, valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti. Esamina quindi gli elementi probatori invocati dal ricorrente:

• gli accordi di cooperazione, che contenevano riferimenti generali alle "cars" ma riguardavano specificamente progetti di veicoli ricadenti nella sottocategoria autonoma delle "racing cars";
• l'accordo del 19 dicembre 2016, che menzionava in termini generici la rivitalizzazione del marchio e non un progetto imminente e specifico;
• la documentazione sulla presentazione di un modellino della Meluzyna, troppo vaga per far ritenere che si trattasse di una sports car;
• siti web e articoli che descrivevano solo una fase iniziale di sviluppo e promozione, insufficiente a dimostrare un imminente avvio della commercializzazione.

Il Tribunale conclude che tali prove non dimostrano un uso effettivo del marchio per "sports cars" e che la commissione di ricorso non ha violato gli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009.

Quarto motivo: giustificati motivi di non uso

Il ricorrente sosteneva che il lungo e complesso processo di sviluppo, certificazione e approvazione del veicolo, nonché le condotte della controparte e dei suoi partner commerciali, avessero impedito il lancio delle autovetture SYRENA. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i "giustificati motivi" esistono solo se l'ostacolo:

• è indipendente dalla volontà del titolare,
• ha un nesso sufficientemente diretto con il marchio,
• rende impossibile o irragionevole il suo uso.

Nel caso di specie, le attività tecniche, finanziarie e organizzative necessarie a "mettere in vita" l'auto dipendevano dalla volontà del titolare; inoltre, il fatto che terzi avessero usato il marchio o avessero creato difficoltà commerciali non rendeva impossibile o irragionevole l'uso del segno. Il Tribunale esclude quindi l'esistenza di giustificati motivi di non uso.

Decisione e conseguenze

Poiché tutti i motivi sono stati respinti, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente è stato condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la res judicata può rendere inammissibili i motivi che ripropongono questioni già decise in un precedente giudizio tra le stesse parti;
• l'uso effettivo di un marchio deve riguardare una sottocategoria autonoma di prodotti solo se la prova dimostra un impiego reale del segno per quella sottocategoria;
• i giustificati motivi di non uso richiedono un ostacolo esterno, indipendente dalla volontà del titolare e tale da rendere l'uso impossibile o irragionevole;
• la carenza di motivazione va distinta dall'eventuale erroneità della valutazione probatoria.