Tribunale, Sentenza T-757/21

Disegno o modello comunitario registrato: divulgazione anteriore e cessione retroattiva dei diritti

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante un apparecchio per grigliare. Il Tribunale è stato chiamato a valutare se una divulgazione anteriore del modello, seguita da accordi di cessione conclusi dopo il deposito ma con effetto retroattivo, potesse rientrare nell'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

La Targa GmbH aveva depositato nel 2016 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario poi contestato, registrato per "Griglie". La Activa – Grillküche GmbH aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità, sostenendo che il modello fosse privo di novità e di carattere individuale ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, sulla base di tre anteriorità, tra cui un modello di utilità cinese pubblicato il 24 giugno 2015.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità; la terza commissione di ricorso dell'EUIPO aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabile l'eccezione di grazia di dodici mesi prevista dall'articolo 7, paragrafo 2.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

La ricorrente sosteneva che l'eccezione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, potesse essere valutata solo con riferimento alla situazione esistente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Secondo la sua tesi, accordi di cessione intervenuti successivamente non potrebbero attribuire retroattivamente lo status di avente diritto né sanare l'assenza di tale status al momento del deposito.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sulla novità;
• l'articolo 6 del medesimo regolamento, sul carattere individuale;
• l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, sulla divulgazione al pubblico e sull'eccezione di grazia.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale parte dalla constatazione che il modello di utilità cinese era stato pubblicato in Cina il 24 giugno 2015 e che, secondo gli accordi prodotti, il creatore iniziale aveva trasferito i propri diritti alla Guangzhou Hungkay, la quale li aveva poi ceduti alla Targa GmbH con effetto retroattivo al 7 ottobre 2014.

Il Tribunale osserva che nessuna disposizione del regolamento n. 6/2002 vieta di considerare, in un procedimento di nullità, contratti stipulati dopo la data di deposito della domanda di registrazione e aventi efficacia retroattiva, purché ciò sia consentito dal diritto nazionale applicabile. Richiama inoltre il principio della libertà contrattuale e sottolinea che la norma europea non impedisce, di per sé, trasferimenti retroattivi di diritti di proprietà intellettuale, se non contrastano con l'obiettivo del regolamento e non comportano rischi di frode.

Quanto alla finalità dell'articolo 7, paragrafo 2, il Tribunale ricorda che l'eccezione di grazia mira a consentire al creatore o al suo avente diritto di testare il prodotto sul mercato per dodici mesi prima di decidere se registrarlo, senza pregiudicare la validità della registrazione successiva. Nel caso concreto, la considerazione degli accordi di cessione era coerente con tale finalità, poiché serviva a tutelare gli interessi del creatore e dei suoi aventi causa.

Il Tribunale esclude altresì un rischio di frode o comportamento collusivo: esistevano rapporti commerciali tra le parti già prima del deposito, la divulgazione del modello in Cina era avvenuta nel periodo di tolleranza e gli accordi di cessione erano stati conclusi due anni prima della domanda di nullità. Non risultando elementi contrari, il trasferimento retroattivo dei diritti è stato ritenuto legittimamente rilevante.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conferma che la divulgazione del modello di utilità cinese non precludeva la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, poiché l'articolo 7, paragrafo 2, era applicabile. Il ricorso è quindi respinto e la Activa – Grillküche GmbH è condannata alle spese.

Principio desumibile

Ai fini dell'eccezione di grazia nel diritto dei disegni e modelli comunitari, possono essere presi in considerazione accordi di trasferimento dei diritti conclusi dopo il deposito della domanda di registrazione ma dotati di effetto retroattivo, se validi secondo il diritto applicabile e privi di finalità fraudolente; in tal caso, la divulgazione compiuta dal creatore o dal suo avente diritto nei dodici mesi precedenti il deposito non incide sulla validità del disegno o modello registrato.