Tribunale, Sentenza T-548/21

Marchio UE: prova dell'uso effettivo del marchio anteriore nazionale in un procedimento di nullità per rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio dell'Unione europea. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha esaminato se il titolare del marchio anteriore nazionale avesse fornito prova sufficiente dell'uso effettivo del segno nei periodi di riferimento rilevanti.

Fatti e procedimento amministrativo

Rochem Group AG era titolare di una registrazione internazionale designante l'Unione europea per il segno denominativo ROCHEM, con effetto nell'Unione dal 27 agosto 2014. Rochem Marine Srl ha presentato domanda di nullità fondandosi su un marchio italiano figurativo anteriore, registrato per impianti di desalinizzazione e di trattamento delle acque grigie e nere, invocando il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di cancellazione aveva dichiarato la nullità parziale del marchio contestato per i prodotti e servizi delle classi 11 e 40. In appello, la prima commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo provato l'uso effettivo del marchio anteriore in Italia. La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento di tale decisione.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di una domanda di registrazione depositata il 6 novembre 2012, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 richiamate dalle parti vanno lette, per il profilo sostanziale, come corrispondenti alle disposizioni identiche del regolamento n. 207/2009. Sul piano procedurale, invece, si applicano le norme vigenti al momento del procedimento, salvo che per la prova dell'uso, per la quale il Tribunale ha applicato la regola 22 del regolamento n. 2868/95, poiché la richiesta di prova era anteriore al 1° ottobre 2017.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente non contestava il rischio di confusione in sé, ma sosteneva che il marchio anteriore non fosse stato effettivamente usato. Le sue censure vertevano, in sostanza, su cinque profili:

• documenti non tradotti, non datati o fuori periodo;
• numero troppo esiguo di ordini e fatture;
• uso del segno come denominazione sociale e non come marchio;
• assenza di apposizione del marchio sui prodotti;
• uso congiunto con il marchio BIO-FILT, che avrebbe escluso l'uso del marchio ROCHEM.

Ragionamento della Corte: criteri generali sull'uso effettivo

Il Tribunale ha ribadito i principi consolidati secondo cui l'uso effettivo non richiede un successo commerciale rilevante né un impiego su larga scala. È sufficiente un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l'origine dei prodotti o servizi e creare o preservare uno sbocco commerciale. L'apprezzamento deve essere globale, considerando tutti i fattori pertinenti, e la prova deve essere concreta, oggettiva e riferita a un uso pubblico e verso l'esterno.

Inoltre, la prova dell'uso può risultare da documenti eterogenei, quali fatture, fotografie, cataloghi, schede tecniche o materiale pubblicitario, e può essere corroborata anche da elementi non perfettamente collocati nel periodo di riferimento se essi, nel contesto complessivo, aiutano a dimostrare l'effettiva commercializzazione del marchio.

Valutazione della prova: territorio, periodo e natura dell'uso

Quanto al territorio, il Tribunale ha condiviso la valutazione della commissione di ricorso: le fatture erano per lo più indirizzate a imprese italiane e risultavano corroborate da ulteriore documentazione in italiano, comprese informazioni su fiere svolte in Italia e materiale tecnico-commerciale. Ciò bastava a provare un uso in Italia.

Quanto al periodo, il Tribunale ha rilevato che alcuni documenti non cadevano nei periodi di riferimento, ma ha precisato che ciò non li rendeva irrilevanti. Essi potevano essere considerati insieme agli elementi datati e pertinenti, offrendo un supporto ex post alla dimostrazione dell'effettiva attività commerciale.

Quanto all'intensità dell'uso, il numero delle fatture e degli ordini non era talmente esiguo da far concludere per un uso meramente simbolico o di facciata. La finalità del requisito non è misurare il successo economico del titolare, bensì verificare che il marchio sia realmente presente sul mercato.

Denominazione sociale, apposizione del segno e uso con altri marchi

Il Tribunale ha affermato che il fatto che il segno coincida con la denominazione sociale non impedisce che esso sia usato anche come marchio. È sufficiente che il segno stabilisca un collegamento percepibile con i prodotti commercializzati o i servizi forniti. Nel caso di specie, la presenza del segno ROCHEM in alto nelle fatture, nelle schede tecniche e nel manuale di installazione dimostrava tale collegamento.

Inoltre, non è necessario che il marchio sia materialmente apposto sui prodotti per provare il suo uso effettivo. È sufficiente che il segno sia utilizzato in modo da collegarlo alla commercializzazione dei prodotti. Infine, l'utilizzo congiunto con il marchio BIO-FILT non escludeva la prova dell'uso del marchio anteriore, poiché la disciplina non richiede che il marchio sia usato in isolamento rispetto ad altri segni distintivi.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nell'accertare la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore. Ha pertanto respinto il ricorso nella sua interezza e condannato Rochem Group AG alle spese del procedimento.