Tribunale, Sentenza T-549/21

Nullità di marchio UE internazionale designante l’Unione: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nazionale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione derivante da registrazione internazionale. Il nodo centrale era la prova dell’uso effettivo di un marchio italiano anteriore invocato come fondamento del rischio di confusione.

Fatti e procedimento principale

Rochem Group AG era titolare di una registrazione internazionale designante l’UE per il segno figurativo ROCHEM, efficace nell’Unione dal 27 agosto 2014. Rochem Marine Srl ha chiesto la declaratoria di nullità sulla base del proprio marchio italiano anteriore ROCHEM MARINE, registrato per beni della classe 11 relativi a impianti di desalinizzazione e trattamento delle acque grigie e nere.

La divisione di annullamento ha dichiarato la nullità parziale del marchio contestato per alcuni beni e servizi delle classi 11 e 40. La commissione di ricorso ha poi confermato tale esito. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione dell’EUIPO e il rigetto integrale della domanda di nullità.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 6 novembre 2012, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 sono richiamate solo come corrispondenti per formulazione, mentre sul piano procedurale si applica il regolamento vigente al momento del giudizio.

Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale ha richiamato la regola 22 del regolamento n. 2868/95, applicabile alla produzione della prova poiché la richiesta di prova dell’uso era stata presentata prima del 1° ottobre 2017.

Questione giuridica esaminata

La ricorrente non contestava in sostanza l’esistenza di un rischio di confusione, ma sosteneva che il marchio anteriore non fosse stato oggetto di uso effettivo. Le critiche principali riguardavano:

• documenti non tradotti in italiano o non datati;
• numero di ordini troppo esiguo;
• uso del segno come denominazione sociale e non come marchio;
• mancata apposizione del marchio sui beni;
• uso del segno insieme ad altri marchi, in particolare BIO-FILT.

Quadro giuridico sulla prova dell’uso effettivo

Il Tribunale ha ribadito i principi consolidati:

• l’uso effettivo non richiede successo commerciale o uso su larga scala;
• il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’origine commerciale dei beni o servizi;
• l’uso deve essere reale, pubblico e orientato a creare o mantenere uno sbocco commerciale;
• la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’insieme delle circostanze e dell’interdipendenza tra fattori;
• la prova può essere fornita con documenti quali fatture, fotografie, cataloghi, listini, materiale pubblicitario e dichiarazioni scritte.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che il pubblico rilevante non è composto soltanto dai consumatori finali, ma anche da operatori professionali e clienti industriali.

Valutazione della prova: luogo, periodo, intensità e natura dell’uso

Sul luogo dell’uso, il Tribunale ha confermato che la documentazione prodotta indicava l’Italia come mercato di riferimento, poiché le fatture erano indirizzate a operatori italiani e ciò era corroborato da ulteriore materiale relativo a fiere, pubblicità, schede tecniche e manuali d’installazione.

Sul periodo di riferimento, il Tribunale ha chiarito che alcuni documenti non cadevano nel periodo rilevante, ma ciò non impediva di prenderli in considerazione come elementi corroboranti, da valutarsi insieme ai documenti datati e rientranti nel periodo pertinente. La valutazione globale consentiva dunque di attribuire loro valore indiziario ex post.

Quanto all’intensità dell’uso, il Tribunale ha respinto l’argomento relativo all’esiguità delle vendite, osservando che il numero di fatture e gli importi di alcune operazioni dimostravano un uso sufficiente a creare o preservare uno sbocco commerciale. Ha inoltre ribadito che non è richiesto un uso massivo.

Quanto alla natura dell’uso, il Tribunale ha ritenuto che la presenza del segno in alto a destra nelle fatture, nelle schede tecniche e nel manuale di installazione stabilisse un nesso percepibile tra il marchio e i prodotti commercializzati. Il fatto che il segno coincidesse anche con la denominazione sociale non escludeva l’uso come marchio. Né era necessario che il marchio fosse fisicamente apposto sui prodotti.

Uso congiunto con altri segni

Il Tribunale ha respinto anche la censura relativa all’uso congiunto con il marchio BIO-FILT. La normativa non richiede che il marchio anteriore sia usato da solo, in modo isolato, per dimostrare l’uso effettivo. È sufficiente che il segno sia impiegato in modo tale da identificare l’origine commerciale dei beni, anche se associato ad altri marchi della medesima impresa.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori di valutazione nel ritenere dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore. Di conseguenza, il motivo unico è stato respinto e il ricorso è stato integralmente rigettato.

Principio affermato

Ai fini dell’opposizione o della nullità fondata su un marchio anteriore, l’uso effettivo può risultare da un complesso coerente di prove documentali anche se alcune sono imperfette, non tradotte o non tutte riferite al periodo pertinente, purché l’insieme dimostri un uso reale, pubblico e sufficiente nel mercato interessato. L’uso come denominazione sociale o in combinazione con altri marchi non esclude di per sé l’uso come marchio, se il segno continua a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei beni o servizi.