Tribunale, Sentenza T-681/21

Opposizione al marchio UE figurativo "mccosmetics NY"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO del 20 agosto 2021 in un procedimento di opposizione tra il segno richiesto "mccosmetics NY" e il marchio anteriore figurativo "MAC MAKE-UP ART COSMETICS". La controversia concerne principalmente la portata della protezione del marchio anteriore ai sensi degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti delle classi 3, 5 e 10 della classificazione di Nizza. Il titolare del marchio anteriore aveva proposto opposizione per tutti i prodotti richiesti, fondandosi sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto integralmente l’opposizione; in appello la ricorrente aveva impugnato la decisione solo per i prodotti delle classi 5 e 10. La commissione di ricorso ha respinto l’impugnazione, rilevando un rischio di confusione per taluni prodotti della classe 5 e un nesso rilevante ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, per altri prodotti delle classi 5 e 10.

Questioni preliminari: ammissibilità della prova e del primo motivo

Il Tribunale dichiara irricevibili gli allegati A.2, A.3 e A.4, prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, perché contengono elementi fattuali nuovi rispetto al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Richiama la natura di controllo di legittimità del ricorso dinanzi al Tribunale e il principio secondo cui la decisione impugnata va valutata sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente in sede amministrativa.

Quanto al primo motivo, dedotto come violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, il Tribunale lo dichiara inammissibile ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, perché la ricorrente si era limitata a invocare la violazione senza spiegare in modo chiaro e preciso quale errore la commissione di ricorso avesse commesso.

Normativa e criteri applicabili al rischio di confusione

Per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, considerando la percezione del pubblico pertinente e l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Le condizioni di somiglianza dei segni e dei prodotti sono cumulative.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato, per la classe 5, un pubblico composto sia dal grande pubblico sia da professionisti del settore sanitario, con elevato grado di attenzione; per la classe 10, aveva distinto tra alcuni prodotti destinati a professionisti sanitari e altri acquistabili dal grande pubblico. Tali valutazioni non vengono contestate.

Nel confronto dei prodotti, il Tribunale conferma che:

• "pharmaceuticals" sono simili in misura media ai prodotti della classe 3 del marchio anteriore;
• "medical and veterinary preparations" e "disinfectants" sono anch’essi simili ai prodotti anteriori, in particolare ai cosmetici e ai saponi;
• "foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes" e "food supplements for human beings and animals" possono svolgere funzioni di cura del corpo e sono simili in misura media a "toiletries";
• "preparations for destroying vermin" e "fungicides" sono simili in misura media, rispettivamente, a "hair care preparations" e a "skincare preparations";
• "sanitary preparations for medical purposes; plasters, materials for dressings" presentano una somiglianza bassa con i prodotti anteriori.

Per i prodotti della classe 10, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non aveva fondato il diniego dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sui "surgical apparatus and instruments", sicché la censura sul punto non è rilevante per quel capo della decisione.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, i segni coincidono negli elementi "mc" e "cosmetics", ma divergono per la lettera centrale del marchio anteriore, per la punteggiatura, per le parole "make-up" e "art" presenti solo nel segno anteriore e per "ny" presente solo nel segno richiesto. La somiglianza visiva è quindi bassa.

Sul piano fonetico, una parte significativa del pubblico anglofono pronuncerà "mc" come "mac", in coincidenza con l’elemento principale del marchio anteriore, e potrà pronunciare anche "cosmetics"; restano però differenze per gli altri elementi. Anche la somiglianza fonetica è dunque bassa.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che "mac" e "mc" evocano, per una parte sostanziale del pubblico anglofono, un prefisso patronimico gaelico con il significato di "figlio di". La somiglianza concettuale è quindi media.

Distintività e rinomanza del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore gode di elevata distintività e di rinomanza nell’Unione almeno per i "cosmetics". Ribadisce inoltre che, per provare la rinomanza di un marchio registrato, il titolare può fare riferimento alla reputazione acquisita sotto una diversa forma, purché il pubblico continui a percepire i prodotti come provenienti dalla stessa impresa.

Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Alla luce della bassa somiglianza visiva e fonetica, della somiglianza concettuale media, della somiglianza tra taluni prodotti della classe 5 e i prodotti anteriori e della forte distintività/rinomanza del marchio anteriore, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso circa il rischio di confusione per:

• pharmaceuticals;
• medical and veterinary preparations;
• sanitary preparations for medical purposes;
• foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes;
• food supplements for human beings and animals;
• plasters, materials for dressings;
• disinfectants;
• preparations for destroying vermin;
• fungicides.

Il secondo motivo è quindi respinto come infondato.

Tutela rafforzata del marchio rinominato ex articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, richiede cumulativamente: esistenza di un marchio anteriore registrato, identità o somiglianza tra i segni, rinomanza nel territorio rilevante e rischio che l’uso del segno richiesto, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

Nel caso di specie, conferma che la rinomanza del marchio anteriore è dimostrata per i "cosmetics" e che sussiste un nesso tra i segni e taluni prodotti delle classi 5 e 10. In particolare, ritiene plausibile un collegamento tra:

• "baby food" e "orthopaedic articles; apparatus, devices and articles for childcare", poiché tali beni possono essere reperiti negli stessi canali commerciali, come farmacie o drugstores;
• "herbicides" e i saponi del marchio anteriore, per il riferimento alla distruzione di microorganismi;
• "massage apparatus" e i cosmetici, per il comune contesto di valorizzazione estetica e benessere;
• "material for stopping teeth, dental wax" e vari dispositivi medico-dentali, per il rapporto con estetica, benessere e cura del corpo.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il pubblico destinatario non coinciderebbe in modo sufficiente: è sufficiente, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, un parziale sovrapporsi dei segmenti di pubblico. Poiché le censure della ricorrente contro il rischio di indebito vantaggio e di pregiudizio si fondavano soltanto sulla pretesa assenza di somiglianza e di nesso, già escluse, anche il terzo motivo viene respinto.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.