Tribunale, Ordinanza T-512/20

Nullità di un disegno o modello comunitario per presunto uso non autorizzato di un’opera protetta dal diritto d’autore

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da TrekStor GmbH avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 8 giugno 2020, in un procedimento di nullità relativo a un disegno o modello comunitario registrato per una copertura protettiva per hardware informatico e tastiere. Il Tribunale decide con ordinanza, ritenendo il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Zagg Inc. aveva depositato nel 2011 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario n. 1253876-0001, poi pubblicato nel bollettino dei disegni o modelli comunitari. TrekStor ha chiesto nel 2016 la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), sostenendo che il disegno registrato costituiva uso non autorizzato di un’opera protetta dal diritto d’autore tedesco. A sostegno della domanda, TrekStor ha prodotto soprattutto un accordo di cessione del 2011 e alcuni allegati grafici, oltre a una stampa del sito internet aziendale.

La divisione nullità ha respinto la domanda; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, rilevando in sostanza che TrekStor non aveva dimostrato l’esistenza di un’opera protetta, né la sua protezione concreta ai sensi del diritto d’autore tedesco, né la titolarità del diritto. Ha inoltre respinto la richiesta di audizione dei testimoni.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama il combinato disposto:

• dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità del disegno o modello che costituisca uso non autorizzato di un’opera protetta dal diritto d’autore di uno Stato membro;
• dell’articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
• dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2245/2002, che richiede che la domanda di nullità contenga la rappresentazione e le indicazioni dell’opera protetta e gli elementi che dimostrino la titolarità del diritto;
• dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, relativo all’assunzione dei testimoni.

Valutazione del Tribunale sull’esistenza dell’opera protetta

Il Tribunale osserva che i presupposti per l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), sono cumulativi: basta il mancato rispetto di uno solo di essi per escludere la nullità. In particolare, la ricorrente doveva dimostrare l’esistenza dell’opera protetta e fornire nella domanda gli elementi necessari a identificarla.

La commissione di ricorso aveva rilevato che TrekStor non aveva prodotto i disegni e gli schizzi attribuiti ad A., che secondo la tesi della ricorrente costituivano l’opera protetta. Senza tali documenti, non era possibile confrontarli con gli allegati all’accordo di cessione del 2011 né verificare l’affermazione secondo cui essi sarebbero stati "quasi identici". Inoltre, il solo accordo di cessione del 2011 era ritenuto inconcludente, perché successivo alla data di deposito del disegno o modello contestato, privo di un riferimento espresso al diritto d’autore e non idoneo, da solo, a provare l’esistenza di un’opera tutelata.

Il Tribunale rileva che TrekStor, nel ricorso, si limita per lo più a riproporre gli stessi argomenti già presentati in sede amministrativa, senza contestare in modo specifico la motivazione della commissione di ricorso. Di conseguenza, non dimostra l’errore della commissione nel ritenere non provata l’esistenza di un’opera protetta dal diritto d’autore.

Audizione dei testimoni e potere discrezionale dell’EUIPO

Quanto alla richiesta di assumere testimoni, il Tribunale precisa che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 attribuisce all’EUIPO una facoltà istruttoria, non un obbligo. Le parti possono proporre l’audizione di testimoni, ma gli organi dell’EUIPO conservano un ampio margine di discrezionalità nel decidere se tale mezzo sia utile.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva spiegato che TrekStor avrebbe potuto produrre dichiarazioni scritte o altri documenti mancanti e che non aveva fornito una giustificazione sufficiente per l’omissione. Il Tribunale osserva che la ricorrente non contesta in modo efficace tale ragionamento e non dimostra perché l’audizione fosse necessaria. La censura è quindi respinta come manifestamente infondata.

Effetto della mancata prova di uno dei presupposti cumulativi

Poiché TrekStor non ha dimostrato che la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere insussistente uno dei presupposti cumulativi richiesti dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), il Tribunale ritiene superfluo esaminare le altre contestazioni relative agli ulteriori requisiti della disposizione. La sola carenza probatoria relativa all’esistenza dell’opera protetta è sufficiente a escludere la nullità invocata.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto e condanna TrekStor alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente Zagg Inc.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, nelle azioni di nullità fondate sull’uso non autorizzato di un’opera protetta, l’onere probatorio del richiedente è rigoroso: occorre identificare l’opera, dimostrarne la protezione e provare la titolarità del diritto. La decisione ribadisce inoltre che l’istruttoria testimoniale dinanzi all’EUIPO non è automatica, ma rimessa alla sua discrezione.