Tribunale, Sentenza T-91/24

Nullità di un disegno o modello UE per uso di un segno distintivo anteriore

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di disegno o modello comunitario registrato, avente ad oggetto una decorazione per sacchetti da imballaggio. Il Tribunale esamina la portata dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, nonché le questioni di diritto sostanziale applicabile e di tutela dei diritti della difesa.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un disegno o modello nel 2016 per la classe 32.00 dell’accordo di Locarno, relativo a "sacchi [imballaggi] (ornamenti per-)". Nel 2019 Star Foods E.M. SRL ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fondandosi sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettere b) e c), della legge rumena sui marchi nella versione applicabile all’epoca. La domanda si basava sul marchio rumeno denominativo KRAX e su tre marchi figurativi recanti lo stesso elemento denominativo.

La divisione di annullamento ha accolto la domanda ritenendo che il marchio anteriore e il disegno o modello contestato fossero simili e che sussistesse rischio di confusione. La commissione di ricorso ha confermato la decisione, limitando l’esame al marchio figurativo anteriore n. 142285 e ritenendo irrilevante la prova dell’uso, perché il periodo di tolleranza quinquennale non era scaduto alla data della domanda di nullità.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto tre motivi:

• violazione dei diritti della difesa, per non avere la commissione di ricorso considerato osservazioni sulla titolarità del marchio rumeno figurativo n. 071100;
• violazione degli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 40, paragrafo 1, della nuova legge rumena, per mancata richiesta della prova dell’uso del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, per erronea conclusione sull’esistenza di un rischio di confusione.

Diritti della difesa e delimitazione dell’oggetto del procedimento

Sul primo profilo, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate solo sui motivi e sulle prove sui quali le parti hanno potuto esprimersi. Tuttavia, il diritto di essere ascoltati riguarda gli elementi che costituiscono il fondamento dell’atto, non la posizione finale dell’amministrazione. Nel caso concreto, il marchio n. 071100 non era stato invocato nella domanda di nullità iniziale; di conseguenza, le osservazioni della ricorrente su quel marchio avrebbero ampliato l’oggetto della controversia. Il Tribunale conclude quindi che non vi è stata violazione dei diritti della difesa.

Normativa applicabile e prova dell’uso

Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale afferma che il diritto sostanziale applicabile è determinato dalla data di presentazione della domanda di registrazione o di priorità del disegno o modello contestato, ossia il 28 ottobre 2016. Perciò si applicano il regolamento n. 6/2002 nella sua versione anteriore e la legge rumena sui marchi vigente in tale momento, non la nuova legge rumena introdotta successivamente per recepire la direttiva 2015/2436.

Inoltre, una domanda di prova dell’uso del segno anteriore deve essere proposta tempestivamente dinanzi alla divisione di annullamento. Poiché la ricorrente l’ha formulata solo nella memoria del 13 luglio 2023, la commissione di ricorso poteva dichiararla irricevibile. Il Tribunale osserva altresì che l’eventuale errore della commissione di ricorso nel discutere il decorso del periodo di tolleranza non incideva sul dispositivo.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e): uso di un segno distintivo e rischio di confusione

Nel merito, il Tribunale ribadisce che la causa di nullità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), si applica quando il pubblico di riferimento percepisce nel disegno o modello successivo l’uso del segno distintivo anteriore. La valutazione non richiede una riproduzione integrale del segno: anche un uso parziale o con elementi accessori aggiunti/omessi può integrare la fattispecie, in considerazione della memoria imperfetta del pubblico.

Il Tribunale conferma che la nozione di rischio di confusione, ricavata dall’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi, va interpretata alla luce della giurisprudenza relativa alle direttive in materia di marchi, e consiste nel rischio che il pubblico ritenga i prodotti o servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Prodotti, pubblico e territorio di riferimento

Il territorio rilevante è la Romania, in quanto Stato di protezione del marchio anteriore. I prodotti sono considerati simili perché il disegno o modello contestato è destinato ad applicarsi a imballaggi per grissini, che rientrano tra prodotti alimentari di consumo corrente analoghi ai "preparati fatti di cereali" coperti dal marchio anteriore. Il pubblico di riferimento è quello dei consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

Confronto dei segni e carattere distintivo

Il Tribunale ritiene che l’elemento "crax" del disegno o modello contestato e l’elemento "krax" del marchio anteriore siano i componenti dominanti e distintivi. Gli altri elementi del disegno o modello contestato sono ritenuti secondari o descrittivi: "eti" ha carattere distintivo ma dimensioni ridotte; "sticks", i grissini e il formaggio evocano direttamente il prodotto; sfondo e piccole decorazioni hanno funzione meramente ornamentale. Di conseguenza:

• sul piano visivo, sussiste una somiglianza media, poiché tre lettere su quattro coincidono e la stilizzazione è simile;
• sul piano fonetico, la somiglianza è elevata, perché la pronuncia dei due elementi dominanti coincide in larga parte;
• sul piano concettuale, i segni sono diversi, poiché i termini dominanti sono privi di significato per il pubblico di riferimento e gli altri elementi del disegno o modello non bastano a creare una corrispondenza semantica.

Il marchio anteriore è qualificato come dotato di carattere distintivo medio, poiché la ricorrente non ha provato un significato descrittivo di "krax" né un uso sufficiente di marchi analoghi da cui inferirne una debole distintività.

Valutazione globale e decisione

Applicando l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, il Tribunale conclude che il pubblico rumeno, dotato di attenzione media, potrebbe ritenere che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e quelli ai quali si applica il disegno o modello contestato abbiano la stessa origine commerciale. Ne deriva la conferma del rischio di confusione e, quindi, della nullità del disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente; l’EUIPO sopporta le proprie spese, non essendosi tenuta udienza.