Tribunale, Sentenza T-83/24

Nullità di un disegno UE per uso di un segno distintivo anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno/modello dell’Unione rappresentante un’ornamentazione per sacchetti di imballaggio. Il caso si colloca nell’ambito dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, che consente la dichiarazione di nullità quando il disegno successivo utilizza un segno distintivo anteriore che il titolare ha il diritto di vietare.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, aveva depositato il 28 ottobre 2016 la domanda di registrazione del disegno UE. Il disegno era destinato alla classe 32.00 di Locarno ed era descritto come “Bags [packaging] (ornamentation for)”.

La Star Foods E.M. SRL aveva chiesto la nullità del disegno il 21 gennaio 2019, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena sui marchi. La domanda si fondava su un marchio verbale anteriore KRAX e su tre marchi figurativi rumeni contenenti l’elemento “krax”. La divisione nullità e, successivamente, la commissione di ricorso hanno accolto la domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il segno riprodotto nel disegno contestato.

Normativa applicabile e quadro giuridico

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, il diritto UE o il diritto nazionale che governa il segno anteriore deve conferire al titolare il diritto di vietarne l’uso nel disegno successivo. Per la determinazione della legge materiale applicabile, conta la data di deposito della domanda di registrazione del disegno, ossia il 28 ottobre 2016.

Per questo motivo, la nuova legge rumena sui marchi, che recepisce la direttiva (UE) 2015/2436 e contiene l’articolo 40, paragrafo 1, sulla prova dell’uso, non era applicabile. Il Tribunale applica invece la legge rumena nella versione vigente alla data di deposito del disegno, in combinazione con il regolamento n. 6/2002.

Diritti della difesa e oggetto del procedimento

Con il terzo motivo la ricorrente sosteneva che l’EUIPO avesse violato il diritto di essere ascoltata non esaminando le sue osservazioni sulla titolarità del marchio figurativo rumeno n. 071100. Il Tribunale respinge la censura: quel marchio non era stato invocato nella domanda di nullità iniziale, quindi non faceva parte dell’oggetto del procedimento amministrativo. Poiché il controllo del Tribunale verte sulla legittimità della decisione della commissione di ricorso e le deduzioni non possono mutare l’oggetto del procedimento, le osservazioni su quel marchio erano irrilevanti.

Prova dell’uso del marchio anteriore

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava che l’EUIPO avrebbe dovuto imporre alla controparte di dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in assenza di una disciplina specifica nel regolamento n. 6/2002, la richiesta di prova dell’uso deve essere formulata espressamente e in tempo utile dinanzi alla divisione nullità, normalmente nel termine concesso per le osservazioni sulla domanda di nullità.

Nel caso concreto, la richiesta era stata formulata solo in sede di ricorso alla commissione di ricorso; era dunque tardiva e irricevibile. Il Tribunale osserva anche che la commissione di ricorso, pur avendo affrontato nel merito la questione del termine quinquennale, non ha commesso un errore idoneo a incidere sul dispositivo, proprio perché la richiesta era comunque tardiva.

Valutazione del rischio di confusione e somiglianza dei prodotti

Sul merito, il Tribunale conferma innanzitutto che i prodotti sono simili. Il disegno contestato era destinato, secondo la sua rappresentazione e denominazione, a imballaggi per snack sticks; tali prodotti rientrano nella categoria dei beni di consumo quotidiano e sono collegati ai “preparations made from cereals” coperti dal marchio anteriore. La relazione tra imballaggio e prodotto contenuto è considerata sufficientemente stretta da configurare complementarità e, quindi, similarità.

Il territorio pertinente è la Romania, perché il marchio anteriore è un marchio nazionale rumeno. Il pubblico di riferimento è quello dei consumatori medi, con livello di attenzione ordinario per questo tipo di beni.

Comparazione dei segni

Il Tribunale svolge poi la comparazione dei segni in chiave globale, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. Per il marchio anteriore, l’elemento dominante è la parola “krax”. Nel disegno contestato, il Tribunale ritiene dominante l’elemento verbale “crax”, mentre “eti”, “sticks” e gli elementi figurativi svolgono un ruolo secondario o descrittivo.

Sul piano visivo, i segni coincidono per tre lettere su quattro, nella sequenza “rax”, pur differendo per l’iniziale (“k” e “c”) e per la disposizione ascendente/descendente delle lettere. Tali differenze non bastano a neutralizzare la somiglianza complessiva. Sul piano fonetico, i segni sono considerati altamente simili, poiché gli elementi secondari del disegno sono verosimilmente trascurati dal consumatore, che tenderà a riferirsi al segno con il solo elemento dominante “crax”.

Sul piano concettuale, il Tribunale corregge la valutazione della commissione di ricorso: gli elementi dominanti “krax” e “crax” non evocano alcun significato per il pubblico pertinente, mentre gli altri elementi del disegno evocano snack stagionati e restano secondari. Pertanto i segni sono concettualmente diversi. Ciò non impedisce, però, che sussista nel complesso un rischio di confusione.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale respinge anche la tesi della debole distintività del marchio anteriore. La pretesa valenza onomatopeica di “krax” non è dimostrata e la semplice coesistenza con altri segni simili, come il marchio CRAXX, non prova di per sé un minor carattere distintivo del marchio esaminato.

Alla luce della similarità dei prodotti, della forte somiglianza visiva e fonetica e della normale distintività del marchio anteriore, il pubblico medio può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ne consegue la conferma del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della legge rumena e, quindi, la legittimità della nullità dichiarata ex articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Eti Gıda a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Star Foods E.M. SRL; EUIPO sopporta le proprie spese.