Cassazione Civile, Ordinanza n. 09248/2024 del 08/04/2024

Esito

La controversia

La controversia nasce da un conflitto su due frazioni italiane di brevetti europei relativi a compressori refrigeranti. Una coppia di società titolari/cessionarie dei brevetti aveva reagito all’iniziativa di due imprese concorrenti che avevano chiesto la nullità dei titoli e, in subordine, l’accertamento di non contraffazione rispetto alla commercializzazione in Italia di compressori denominati "Duke". In primo grado erano state dichiarate cessate alcune domande sulla versione originaria di un brevetto, era stata dichiarata la nullità della frazione italiana di quel brevetto come limitato, era stata respinta la nullità dell’altro brevetto, era stata respinta la domanda di contraffazione e le ulteriori domande delle parti. In appello la decisione era stata confermata. Le società titolari hanno proposto ricorso principale con sei motivi: 1) hanno sostenuto che i provvedimenti dell’U.I.B.M. in materia di concessione e limitazione del brevetto dovessero valere come prova privilegiata, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto attribuire rilievo determinante all’accoglimento amministrativo dell’istanza di limitazione; 2) hanno censurato l’interpretazione della rivendicazione del brevetto EP’962, contestando che il disegno potesse essere usato per escludere una forma di attuazione residua e l’idea che l’espressione "porzione terminale del tubo di collegamento" indicasse solo l’estremità e non un tratto di tubo di una certa estensione; 3) hanno dedotto violazione delle regole sull’uso del segno di riferimento nei disegni brevettuali, ritenendo che il disegno fosse stato impropriamente usato per limitare la rivendicazione; 4) hanno lamentato, in via dipendente, la mancata applicazione del principio di conservazione nell’interpretazione del brevetto; 5) e 6) hanno censurato, in relazione al brevetto EP’093, la statuizione di non contraffazione e i vizi connessi, sul presupposto che la Corte d’appello avesse errato nella valutazione della validità e dell’estensione della privativa. Le società concorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale: 1) hanno censurato la declaratoria di validità del brevetto EP’093, perché la Corte d’appello avrebbe esaminato soltanto la novità senza valutare anche l’altezza inventiva; 2) hanno denunciato omessa pronuncia su tale profilo; 3) hanno contestato l’accertamento di novità in relazione a un documento anteriore, lamentando un errore di percezione del contenuto del brevetto anteriore; 4) hanno inoltre censurato il rigetto della domanda risarcitoria per concorrenza sleale derivante dalla diffida inviata dalla titolare del brevetto, sostenendo che la responsabilità ex art. 2598 c.c. non richiedesse né dolo/colpa né la divulgazione a terzi della diffida. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale, affermando che la nozione di "prova privilegiata" elaborata per l’AGCM non è estensibile ai provvedimenti dell’U.I.B.M. e che, in materia brevettuale, opera solo una presunzione semplice di validità, superabile con prova contraria. Ha invece accolto i motivi 2 e 3, chiarendo che l’ambito di protezione del brevetto si determina sulle rivendicazioni, interpretate anche alla luce di descrizione e disegni, i quali hanno funzione esplicativa e non possono da soli limitare la rivendicazione; il contrasto tra disegno e testo non comporta automaticamente nullità, ma impone un accertamento sulla sufficiente chiarezza della rivendicazione secondo il parametro dell’esperto del settore. È stato assorbito il quarto motivo principale. Sul ricorso incidentale, è stato accolto il primo motivo, perché la Corte di merito aveva omesso di valutare il distinto requisito dell’altezza inventiva, limitandosi alla novità; è stato assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la censura ex art. 115 c.p.c. si risolveva in una critica alla valutazione delle prove. L’ultimo motivo incidentale, relativo alla concorrenza sleale da diffida, è stato respinto: la Corte ha ribadito che la diffida è illecita solo se divulgata o divulgabile al pubblico per denigrazione, oppure, in via residuale, se il diffidante agisce consapevole dell’assoluta infondatezza della pretesa; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’illecito per mancanza di dolo o colpa e per assenza di divulgazione a terzi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per i capi accolti e per le spese.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. In particolare: ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il quarto e i restanti motivi principali; ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il secondo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale; ha rigettato l’ultimo motivo incidentale sulla concorrenza sleale. Il rinvio è stato disposto per riesaminare la validità/nullità della frazione italiana del brevetto EP’962 alla luce dei corretti criteri di interpretazione delle rivendicazioni, nonché la validità del brevetto EP’093 anche sotto il profilo dell’altezza inventiva.

Norme richiamate

• art. 116, primo comma, c.p.c.

  Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non lo applica come fondamento dell’accoglimento, limitandosi a dichiarare inammissibile la doglianza sulla prova privilegiata dell’U.I.B.M.

• artt. 2727-2729 c.c.

  Richiamati in relazione alla presunzione di validità del brevetto e al tema delle presunzioni; la Corte ribadisce che per i titoli di proprietà industriale opera una presunzione semplice di validità, superabile con prova contraria.

• art. 111, sesto comma, Cost.

  Richiamato nei motivi del ricorso, senza autonoma decisione sul punto.

• artt. 45, 46, 48, 49, 51, 52, secondo comma, 76, primo comma, lett. b), e secondo comma, 79, commi 1, 3 e 3-bis, 121, 135, 148, secondo comma, lett. a), 160, terzo comma, lett. a) e b), e quarto comma, 170, primo comma, lett. b), 172, secondo e terzo comma, 173, commi 1, 7 e 9, cod. prop. ind.

  Richiamati nel primo motivo principale in tema di brevetti e limitazione/nullità; la Corte afferma che la valutazione del titolo va compiuta secondo le regole di interpretazione delle rivendicazioni e di validità dei brevetti, non attribuendo efficacia vincolante automatica ai provvedimenti U.I.B.M.

• d.m. Ministero dello Sviluppo Economico 27 giugno 2008, n. 745

  Richiamato nel primo motivo principale, senza specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

• art. 52, secondo e terzo comma, cod. prop. ind.

  La Corte afferma che l’ambito di protezione del brevetto si individua sulle rivendicazioni; descrizione e disegni hanno funzione interpretativa e non possono determinare da soli la limitazione o la nullità, salvo che la discrepanza renda la rivendicazione non chiara.

• regola n. 43, settimo comma, Regolamento di esecuzione della Convenzione sul Brevetto Europeo

  Richiamata per contestare l’uso del segno di riferimento nei disegni; la Corte respinge l’idea che il segno abbia funzione limitativa autonoma della rivendicazione.

• art. 21, quarto comma, Regolamento di attuazione del cod. prop. ind.

  Richiamato insieme alla regola europea sui disegni; la Corte ribadisce il ruolo meramente interpretativo dei disegni rispetto alle rivendicazioni.

• art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo

  È la norma cardine richiamata per affermare che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che vanno però interpretate con descrizione e disegni.

• art. 1 Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69 CBE

  La Corte lo usa per affermare il criterio intermedio: né interpretazione letterale rigorosa delle rivendicazioni, né estensione a tutto ciò che il titolare avrebbe inteso proteggere; occorre un equilibrio tra tutela del titolare e certezza per i terzi.

• art. 56 Convenzione sul Brevetto Europeo

  Richiamato nel ricorso incidentale: la Corte rileva che la validità del brevetto richiede anche il requisito dell’altezza inventiva, distinto dalla novità.

• art. 48 cod. prop. ind.

  Richiamato insieme all’art. 56 CBE per sottolineare che la validità del brevetto va vagliata anche sotto il profilo dell’attività inventiva.

• art. 115 c.p.c.

  La Corte chiarisce che la violazione di tale norma si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente una mera contestazione della valutazione probatoria.

• art. 112 c.p.c.

  La censura di omessa pronuncia sull’altezza inventiva è assorbita dall’accoglimento del primo motivo incidentale.

• art. 1362 c.c.

  Richiamato nel quarto motivo principale, poi assorbito; il tema era il criterio interpretativo del brevetto e il principio di conservazione.

• art. 12 disp. prel. c.c.

  Richiamato nel quarto motivo principale, assorbito; evocato per l’interpretazione conservativa del brevetto.

• artt. 2598, nn. 2 e 3, c.c.

  Richiamati nel motivo incidentale sulla concorrenza sleale; la Corte ribadisce che la diffida a un concorrente non integra di per sé denigrazione se non è comunicata o comunicabile al pubblico, e che l’illecito residuale richiede consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.

• art. 2600 c.c.

  Richiamato con l’art. 2598 c.c. in tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale; la Corte conferma il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza dei presupposti dell’illecito.

Massime di principio

• In materia brevettuale, i provvedimenti dell’autorità amministrativa preposta all’esame della domanda o della limitazione del brevetto non hanno, di regola, valore di prova privilegiata nel giudizio civile; il titolo resta assistito da una presunzione semplice di validità, che può essere vinta con prova contraria.
• L’ambito di protezione del brevetto si determina primariamente in base alle rivendicazioni; descrizione e disegni servono a interpretarle, non a sostituirle o a limitarle autonomamente. Il contrasto tra testo e disegni non comporta automaticamente nullità, ma rileva solo se rende la rivendicazione non sufficientemente chiara per l’esperto del settore.
• La validità del brevetto richiede il controllo di tutti i requisiti legali, inclusa l’altezza inventiva: non è sufficiente accertare la novità se una parte contesta anche la mancanza di attività inventiva.
• La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si identifica con una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre che la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri del giudice.
• La diffida inviata a un concorrente integra concorrenza sleale per denigrazione solo se è divulgata o potenzialmente divulgabile al pubblico; in via residuale può integrare violazione della correttezza professionale solo se il diffidante era consapevole della assoluta infondatezza della pretesa azionata.

Come è indicizzato