Tribunale, Sentenza T-298/24

Marchio UE figurativo doqo/Do Do: assenza di rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina in particolare la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente doqo aveva domandato la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42. DoDo Services, titolare di un marchio figurativo anteriore Do Do registrato per servizi delle classi 35 e 38, aveva proposto opposizione contro la domanda per tutti i prodotti e servizi richiesti.

La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione. In appello, però, la commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha respinto integralmente l’opposizione. Ha inoltre ritenuto tardiva la richiesta, formulata per la prima volta in appello, di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Domande preliminari di ricevibilità

Il Tribunale dichiara anzitutto che non può accogliere la domanda dell’interveniente volta a ordinare la registrazione del marchio, poiché nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE esso non ha competenza a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o agli organi dell’Unione.

Dichiara poi inammissibile la domanda dell’interveniente tesa a ottenere una pronuncia sulla mancanza di uso effettivo del marchio anteriore. Tale questione non poteva essere introdotta in questa fase, poiché il ricorso mira solo al controllo di legittimità della decisione impugnata e non può ampliare l’oggetto del giudizio rispetto a quello definito davanti alla commissione di ricorso. Il Tribunale rileva inoltre che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato tardiva la relativa richiesta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Quadro normativo e criteri applicati

Richiamando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Sottolinea che i due requisiti sono cumulativi: la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi devono entrambe sussistere.

Pubblico pertinente e territorio

La commissione di ricorso aveva individuato come territorio rilevante l’Unione europea e come pubblico pertinente sia il pubblico generale sia gli operatori professionali, con livello di attenzione variabile da medio ad elevato. Il Tribunale non mette in discussione tali valutazioni e respinge l’argomento secondo cui l’analisi avrebbe dovuto concentrarsi solo sulla parte ungherese del pubblico. Ai fini del rifiuto di registrazione è sufficiente che il motivo relativo sussista in una parte dell’Unione; in ogni caso, la valutazione della commissione ricomprendeva anche il pubblico ungherese.

Confronto dei prodotti e servizi

Le parti non contestano che i prodotti e servizi del segno richiesto siano identici o simili a quelli coperti dal marchio anteriore, almeno per quanto riguarda i servizi in classi 35 e 38 e, in parte, i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42. Il Tribunale conferma tali accertamenti.

Confronto dei segni: somiglianza visiva

Sul piano visivo, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza è molto bassa. Pur condividendo la sequenza delle lettere "d", "o" e "o", i segni differiscono per numerosi elementi figurativi e stilistici: il marchio anteriore contiene due balloon di colore verde, assenti nel segno richiesto; le scritte sono diverse per colore, carattere tipografico e struttura complessiva; inoltre, il marchio anteriore presenta due elementi verbali separati, mentre il segno richiesto ha una struttura omogenea.

Il Tribunale osserva che, trattandosi di marchi figurativi, non si può trascurare la stilizzazione dei caratteri. Rileva anche che, per marchi brevi, differenze anche modeste possono incidere sensibilmente sull’impressione d’insieme. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errore nel qualificare la somiglianza visiva come molto bassa.

Confronto dei segni: somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale non condivide invece la valutazione della commissione di ricorso. Ritiene che i segni abbiano una somiglianza fonetica media, non bassa, poiché condividono la prima sillaba, hanno lo stesso numero di sillabe e un ritmo analogo; la diversa seconda consonante non basta, da sola, a ridurre sensibilmente la somiglianza sonora.

Tuttavia, questo errore non conduce automaticamente all’annullamento della decisione, poiché deve verificarsi se abbia inciso sull’esito complessivo della valutazione del rischio di confusione.

Confronto dei segni: aspetto concettuale

Quanto al piano concettuale, il Tribunale conferma che non vi è un terreno comune significativo. Se il marchio anteriore venisse percepito come il verbo inglese "to do" o come riferimento all’uccello estinto dodo, il marchio richiesto non avrebbe comunque alcun significato, sicché i segni sarebbero concettualmente diversi. In alternativa, se nessuno dei due segni avesse un significato per una parte rilevante del pubblico, il confronto concettuale sarebbe semplicemente impossibile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: nonostante l’identità o la similarità dei prodotti e servizi e un livello di attenzione non particolarmente basso del pubblico pertinente, le differenze visive molto marcate tra i segni, unite all’assenza di una vera somiglianza concettuale, escludono il rischio di confusione.

Il Tribunale precisa che il principio di interdipendenza non impone mai un esito automatico: anche con prodotti identici o simili, un basso grado di somiglianza tra i segni può essere sufficiente per negare il rischio di confusione. La maggiore somiglianza fonetica accertata dal Tribunale non altera l’esito, poiché è compensata dalla forte divergenza visiva e dall’assenza di somiglianza concettuale.

Irrilevanza della precedente prassi decisionale di EUIPO

Il Tribunale respinge infine il richiamo del ricorrente alla prassi decisionale precedente di EUIPO. La legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata solo alla luce del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’interpretazione fornita dai giudici dell’Unione, non sulla base di decisioni anteriori in casi simili. Le eventuali decisioni precedenti possono al più essere considerate, ma non vincolano la commissione di ricorso né il Tribunale.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna DoDo Services a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente doqo. EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, è dichiarato tenuto a sopportare le proprie spese.