Tribunale, Sentenza T-679/20

Nullità del marchio "Vagisan" e Brexit nel corso del giudizio

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio internazionale designante l’Unione "Vagisan" per rischio di confusione con i precedenti marchi britannici "Vagisil". Il Tribunale affronta anche l’impatto della fine del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso Regno Unito-Unione europea durante il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 18 novembre 2011 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel otteneva una registrazione internazionale, designante l’Unione, per il marchio verbale "Vagisan". Il segno copriva, dopo limitazione intervenuta nel procedimento amministrativo, prodotti delle classi 3 e 5 destinati all’igiene intima femminile, alla secchezza vaginale e al sostegno della flora vaginale. Il 2 dicembre 2017 Combe International LLC proponeva domanda di nullità fondandola, tra l’altro, su due marchi verbali britannici anteriori "Vagisil".

La Divisione di annullamento accoglieva la domanda; la commissione di ricorso confermava la nullità concentrandosi, per ragioni di economia procedurale, sui due marchi del Regno Unito. La commissione riteneva che il territorio rilevante fosse il Regno Unito, che i prodotti fossero identici o simili e che i segni fossero simili in misura media sul piano visivo e fonetico e in misura lieve sul piano concettuale, con conseguente rischio di confusione.

Questione preliminare: sopravvenuta carenza di oggetto e interesse ad agire

EUIPO sosteneva che, terminato il periodo transitorio il 31 dicembre 2020, i marchi anteriori britannici non potevano più essere qualificati come "marchi registrati in uno Stato membro" ai sensi dell’articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento n. 207/2009 e che, quindi, il contenzioso fosse divenuto privo di oggetto. Il Tribunale respingeva tale tesi: la decisione impugnata non era stata formalmente ritirata e la fine del periodo transitorio non ne aveva eliminato retroattivamente gli effetti, come già chiarito nella sentenza EUIPO v Indo European Foods (C‑801/21 P).

Il Tribunale osservava inoltre che l’eventuale annullamento della decisione avrebbe procurato un vantaggio concreto alla ricorrente, poiché avrebbe travolto la conferma della dichiarazione di nullità del suo marchio; perciò permaneva anche l’interesse ad agire. L’istanza di non luogo a provvedere presentata da EUIPO veniva quindi respinta.

Questione giuridica principale: rilevanza della Brexit sulla legalità della decisione

La ricorrente sosteneva che, dopo il 1° gennaio 2021, i marchi britannici anteriori avessero perso la loro funzione di anteriorità per una domanda di nullità di un marchio UE, cosicché la domanda di nullità sarebbe divenuta infondata. Il Tribunale ha chiarito che il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve avvenire sulla base del contesto di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione della decisione impugnata.

Ne consegue che un fatto successivo, quale la fine del periodo transitorio, non può essere invocato per ottenere l’annullamento della decisione amministrativa. Per questo motivo il secondo motivo è stato dichiarato inoperante.

Normativa rilevante e criteri applicabili al rischio di confusione

Ai fini sostanziali la causa era disciplinata dal regolamento n. 207/2009, poiché la data di deposito della registrazione internazionale designante l’Unione, 18 novembre 2011, era quella decisiva per determinare la legge applicabile. Il Tribunale ha quindi letto i riferimenti dell’EUIPO al regolamento n. 2017/1001 come riferiti agli articoli corrispondenti del regolamento n. 207/2009, in particolare agli articoli 53(1)(a) e 8(1)(b).

Il Tribunale ricorda i principi consolidati: il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti; le condizioni di identità/similarità dei segni e dei prodotti sono cumulative; la percezione del consumatore medio svolge un ruolo decisivo.

Somiglianza dei segni: elemento comune "vagi"

I segni a confronto erano "Vagisan" e "Vagisil". Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’elemento comune "vagi" sarebbe percepito dal pubblico rilevante come richiamo alla parola inglese "vagina" e quindi come allusivo alla destinazione dei prodotti di igiene intima. Per questo motivo tale elemento ha carattere distintivo debole.

Tuttavia, la debole distintività del segmento comune non esclude che esso incida sull’impressione d’insieme. Il Tribunale valorizza il fatto che "vagi" si colloca all’inizio dei segni, ha una lunghezza significativa e costituisce la parte che maggiormente colpisce il pubblico, mentre le terminazioni "sil" e "san" non hanno significato per il consumatore medio.

Sul piano visivo, i segni condividono cinque lettere su sette, nello stesso ordine, e la diversa coda finale non basta a neutralizzare la somiglianza complessiva. Sul piano fonetico, le prime due sillabe sono identiche e la terza presenta solo una differenza finale limitata, con medesimo ritmo e intonazione. Sul piano concettuale, non vi è un significato complessivo dei segni, ma una modesta somiglianza concettuale derivante dall’elemento comune.

Distintività dei marchi anteriori

Il Tribunale ha censurato la commissione di ricorso solo in un punto: i marchi anteriori non avevano un carattere distintivo medio, bensì debole, perché il loro elemento comune "vagi" era anch’esso evocativo e l’elemento "sil" non aveva significato. Questa valutazione, però, non incideva sul dispositivo, poiché il rischio di confusione sussisteva comunque in ragione della combinazione tra somiglianza dei segni e identità/similarità dei prodotti.

Valutazione globale del rischio di confusione

I prodotti coperti dal marchio contestato erano identici o simili a quelli coperti dai marchi anteriori e si rivolgevano a un pubblico femminile e a professionisti con un livello di attenzione da sopra la media ad alto. Anche tenendo conto di tale livello di attenzione e della debole distintività dei marchi anteriori, la somiglianza visiva e fonetica media dei segni e l’assenza di un significativo contrasto concettuale bastavano a far sorgere un rischio di confusione.

Il Tribunale ha quindi confermato la conclusione dell’EUIPO: il pubblico poteva ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto sia l’istanza di non luogo a provvedere sia il ricorso nel suo complesso. Ha inoltre condannato Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La decisione ribadisce che:

• la cessazione del periodo transitorio della Brexit non travolge retroattivamente una decisione dell’EUIPO adottata prima della sua scadenza;
• la legittimità di una decisione di nullità va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione;
• un elemento comune a segni verbali, pur di distintività debole, può contribuire in modo rilevante alla somiglianza globale se occupa la parte iniziale dei segni e lascia ai suffissi un ruolo secondario;
• una distinta valutazione della distintività dei marchi anteriori non comporta automaticamente l’annullamento della decisione impugnata se il rischio di confusione resta comunque accertato.