Tribunale, Sentenza T-47/24

Dichiarazione di nullità del marchio UE SANDOKAN per malafede

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Kartroi LLC avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo, per malafede, il marchio dell’Unione europea denominativo SANDOKAN ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale affronta sia profili processuali sulla ricevibilità di nuovi documenti sia il merito della malafede nel deposito.

Fatti e procedimento amministrativo

Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio contestato, registrato a seguito di domanda depositata il 23 gennaio 2021, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41. La domanda di nullità era fondata, in particolare, sulla malafede del depositante. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda; la commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione di Kartroi, confermando la nullità del marchio.

Ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

L’EUIPO e l’interveniente avevano eccepito l’irricevibilità di diversi allegati prodotti solo nel giudizio dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ricorda che, in sede di ricorso avverso una decisione dell’EUIPO, la legittimità della decisione va valutata alla luce degli elementi di cui la commissione di ricorso disponeva al momento della decisione, e che il Tribunale non può riesaminare i fatti sulla base di prove nuove. Sono quindi dichiarati irricevibili gli allegati A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 e alcune comunicazioni contenute nell’allegato A.12; è invece ricevibile l’allegato A.9, perché già contenuto nel fascicolo amministrativo.

Quadro normativo e criteri sulla malafede

Il Tribunale richiama il principio del primo depositante sancito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, temperato dal motivo di nullità per malafede di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b). La malafede non è definita dal regolamento, ma la giurisprudenza la intende come intenzione disonesta o di pregiudicare, con valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti. Tra i fattori rilevanti possono figurare la conoscenza dell’uso da parte di terzi, l’intento di impedirne l’uso, la cronologia dei fatti, l’origine del segno, la logica commerciale del deposito e, nei casi pertinenti, il tentativo di evitare le conseguenze del mancato uso di marchi anteriori.

Esame della censura relativa all’intento di ostacolare l’interveniente

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso non si è basata su un solo elemento, ma su un insieme di circostanze: la sequenza degli eventi tra l’annuncio della serie televisiva Sandokan dell’interveniente e il successivo deposito del marchio contestato, la lettera di diffida del 28 dicembre 2020, l’assenza di un’esplicita intimazione a cessare l’asserita violazione e l’e-mail del 30 marzo 2021 con cui Kartroi chiedeva dettagli sulla futura serie. Da tali elementi emerge che il deposito non rispondeva a una logica commerciale leale, ma mirava a ottenere un vantaggio nelle trattative o a pregiudicare l’attività dell’interveniente. Le doglianze della ricorrente sulla mancata considerazione di alcuni scambi successivi o sulla pretesa invalidità del titolo dell’interveniente sono respinte.

Esame della censura relativa alla decadenza per non uso del marchio anteriore

Il Tribunale rileva che nessuna norma vieta il deposito reiterato di un marchio, ma che un siffatto deposito può costituire indizio di malafede se volto a evitare la decadenza per non uso. Nel caso concreto, il nuovo marchio era identico al marchio anteriore e copriva, per le classi 9, 16, 25 e 28, prodotti identici o simili; inoltre, il deposito è avvenuto solo cinque giorni dopo la comunicazione dell’interveniente che segnalava la possibile decadenza per mancato uso. La ricorrente non ha dimostrato un effettivo piano di espansione commerciale né una variazione sostanziale del segno tale da giustificare il nuovo deposito. Diversamente dalla causa Pelikan, qui il nuovo deposito non rappresenta un mero aggiornamento legittimo del marchio, ma una strategia per sottrarsi alle conseguenze della decadenza.

Argomenti su classe 41 e sulla tutela del segno altrui

Quanto alla classe 41, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha fornito prova dell’uso del segno per tali servizi dal 2008, né ha dimostrato che il deposito per la classe 41 fosse inserito in un progetto commerciale già avviato in modo coerente e leale. La circostanza che il segno dell’interveniente non fosse registrato non è decisiva: per la nullità per malafede non è richiesto che il richiedente la nullità sia titolare di un marchio anteriore. È invece necessario valutare complessivamente le intenzioni del depositante; e in questo caso la commissione di ricorso ha correttamente ravvisato l’intento di ostacolare le attività dell’interveniente.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la decisione impugnata e condanna Kartroi LLC alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La pronuncia conferma che un deposito reiterato, soprattutto se tempestivo rispetto alla conoscenza del rischio di decadenza e privo di una giustificazione commerciale concreta, può integrare malafede ai fini dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.