Tribunale, Sentenza T-830/16

Nullità del marchio UE denominativo PLOMBIR per carattere descrittivo

La causa riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016, adottata in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo al marchio denominativo dell’Unione europea PLOMBIR. La controversia concerne la registrabilità del segno per prodotti di classe 29 e 30, in particolare latte, prodotti lattiero-caseari e gelati.

Fatti e procedimento amministrativo

Dovgan GmbH aveva depositato nel 2010 la domanda di registrazione del marchio PLOMBIR, poi registrato nel 2011 per prodotti delle classi 29 e 30. Monolith Frost GmbH ha proposto nel 2014 una domanda di nullità parziale ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che PLOMBIR fosse la traslitterazione del termine russo "Пломбир", indicante il gelato.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda per alcuni prodotti, ma la commissione di ricorso ha poi annullato tale decisione e respinto la nullità. Secondo la commissione, non era dimostrato né che una parte sufficientemente rilevante del pubblico tedesco comprendesse il russo, né che il pubblico percepisse il significato descrittivo del termine.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi:

• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per errata valutazione del carattere descrittivo del segno;
• violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per mancata considerazione di fatti notori sulla diffusione del russo;
• violazione dell’obbligo di motivazione.

Ricevibilità delle prove prodotte in giudizio

Il Tribunale ricorda che il proprio controllo è di legittimità sulla decisione della commissione di ricorso e non può consistere in un riesame pieno dei fatti sulla base di prove nuove. Tuttavia, ammette alcuni documenti nuovi quando servono a confermare fatti notori o a integrare prove già prodotte in sede EUIPO.

In particolare:

• dichiara irricevibili le decisioni del Bundespatentgericht prodotte per contestare la valutazione fattuale della commissione di ricorso;
• ammette uno studio di mercato già valorizzato in una decisione nazionale e alcuni documenti diretti a sostenere un fatto notorio, ossia la conoscenza del russo negli Stati baltici;
• considera ricevibili anche documenti prodotti successivamente come prova contraria o ampliamento delle deduzioni istruttorie.

Violazione dell’obbligo di esame d’ufficio dei fatti

Quanto al secondo motivo, il Tribunale distingue tra la contestazione della fondatezza della valutazione della commissione e la censura relativa al mancato esame di un fatto notorio. Ricorda che, nei procedimenti di nullità, la presunzione di validità del marchio registrato limita l’obbligo dell’EUIPO di esaminare d’ufficio i fatti, ma il richiedente la nullità può invocare fatti notori.

Il Tribunale afferma che la commissione di ricorso non poteva escludere i cittadini degli Stati baltici dal pubblico di riferimento limitandosi a rilevare l’assenza di prove concrete sulla comprensione del russo, senza prima esaminare se fosse notorio che il russo è ampiamente compreso in quei paesi. Su questo punto il secondo motivo è accolto, ma il vizio non sarebbe da solo sufficiente a determinare l’annullamento se non fosse rilevante anche ai fini del primo motivo.

Carattere descrittivo del segno e pubblico di riferimento

Sul primo motivo, il Tribunale richiama la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009: impedire che segni descrittivi siano monopolizzati da un solo operatore. Il carattere descrittivo va valutato in relazione ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente.

Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver definito in modo troppo restrittivo il pubblico di riferimento e la parte dell’Unione rilevante. Richiama l’articolo 7, paragrafo 2, osservando che la nozione di "parte dell’Unione" non si limita necessariamente a uno Stato membro e non esclude una porzione di territorio più ampia o più ristretta, a seconda del caso. In concreto, il pubblico pertinente comprende i consumatori russofoni dell’Unione, in particolare in Germania e negli Stati baltici.

Il Tribunale rileva che la ricorrente aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che in Germania esiste una rilevante popolazione russofona e che, negli Stati baltici, la comprensione del russo è notoria. Richiama altresì precedenti decisioni dell’EUIPO e la giurisprudenza che impone un esame rigoroso e completo di ogni domanda, pur senza vincolare il Tribunale alla prassi amministrativa.

Significato di "Пломбир" e percezione della traslitterazione "PLOMBIR"

Il Tribunale accerta che la ricorrente aveva già prodotto dinanzi all’EUIPO elementi idonei a dimostrare che "Пломбир" designa in russo un tipo di gelato, richiamando norme tecniche GOST e una decisione dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi. Osserva che il fatto che il termine possa avere anche altri significati non esclude il carattere descrittivo, essendo sufficiente uno dei suoi significati.

Quanto alla percezione del segno traslitterato, il Tribunale ritiene che per il pubblico russofono dell’Unione il termine latino "plombir" sia persino più immediatamente collegabile al significato descrittivo del corrispondente cirillico, perché tale pubblico conosce l’alfabeto latino e usa mezzi di comunicazione che non supportano sempre il cirillico. La traslitterazione non impedisce quindi di percepire direttamente il significato descrittivo.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che il primo motivo è fondato nella sua interezza e che, di conseguenza, la decisione della commissione di ricorso deve essere annullata. Non è necessario esaminare il terzo motivo sulla motivazione. L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese della ricorrente, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; Dovgan GmbH sopporta le proprie spese.

Principi affermati

• La valutazione del carattere descrittivo di un marchio denominativo in lingua straniera va compiuta rispetto al pubblico dell’Unione che comprende quella lingua, anche se tale pubblico è localizzato in una parte specifica dell’Unione.
• Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la nozione di "parte dell’Unione" non è riducibile a unicamente uno Stato membro e può comprendere il territorio rilevante in cui il segno è descrittivo.
• In un procedimento di nullità, l’EUIPO non può respingere una censura fondata su un fatto notorio senza esaminare se tale fatto sia effettivamente notorio.
• La traslitterazione in caratteri latini di un termine cirillico non esclude, di per sé, il carattere descrittivo del segno per il pubblico che conosce la lingua di origine.