Cassazione Civile, Ordinanza n. 12772/2026 del 05/05/2026

Esito

La controversia

La controversia riguarda il diniego di registrazione, da parte dell'UIBM, del marchio "RTL 102.5 VIARADIO" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41, a seguito dell'opposizione proposta dal titolare di marchi anteriori contenenti la sigla "RTL". La Commissione dei ricorsi aveva poi accolto l'impugnazione della richiedente, ritenendo insussistente il rischio di confusione per effetto della lunga coesistenza di due famiglie di marchi aventi il medesimo elemento distintivo centrale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), 20, lett. b), 177, 178 e 180 d.lgs. 30/2005, sostenendo che la preclusione per coesistenza non sarebbe applicabile alle famiglie di marchi ma solo al singolo marchio richiesto; inoltre ha sostenuto che nel giudizio di opposizione non potesse discutersi della validità del titolo anteriore; 2) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. 30/2005 e 2697 c.c., nonché dei principi sul vincolo alle sentenze CGUE, sostenendo che la buona fede richiesta per la coesistenza non sarebbe accertabile in sede amministrativa e non potrebbe presumersi, con conseguente inversione dell'onere probatorio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte amministrativa avrebbe erroneamente valorizzato come non contestata la titolarità di un marchio anteriore del 1991 e non avrebbe considerato la contestazione della buona fede della controparte in altro giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il principio della preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia nella causa Budweiser, si applica anche quando la coesistenza pacifica e di lunga durata riguardi una famiglia di marchi, perché ciò incide sul rischio di confusione e sulla capacità distintiva acquisita dal segno. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, precisando che la valutazione della coesistenza e dell'assenza di rischio di confusione è consentita anche in sede di opposizione; che la buona fede, ai fini della preclusione per coesistenza, va intesa come correttezza imprenditoriale e può essere desunta in via presuntiva dalla protratta coesistenza dei segni; e che resta estraneo il tema della concorrenza sleale ex art. 2600 c.c., non essendo stata accertata alcuna condotta sleale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la sentenza impugnata fondata sulla presunzione di buona fede ricavata dalla lunga coesistenza e non sulla validità della prima registrazione del 1991. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società resistente, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005

  Viene indicato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi in materia di marchi.

• art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005

  La Corte lo collega alla valutazione del rischio di confusione nel giudizio di registrazione e osserva che tale rischio può essere escluso dalla prolungata coesistenza di segni o di una famiglia di marchi.

• art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2005

  È richiamato come norma che tutela il marchio contro l'uso di segni identici o simili idonei a generare rischio di confusione; tale rischio viene però meno se la coesistenza di lunga durata ha consolidato la capacità distintiva dei segni.

• art. 19 d.lgs. n. 30/2005

  È richiamato per distinguere il diverso giudizio ordinario di cognizione sulla nullità della registrazione dalla valutazione svolta in sede amministrativa di opposizione.

• art. 177 d.lgs. n. 30/2005

  È citato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di opposizione e dell'impugnazione avverso i provvedimenti UIBM.

• art. 178 d.lgs. n. 30/2005

  È citato dalla ricorrente per contestare l'ampiezza del sindacato nella sede di opposizione.

• art. 180 d.lgs. n. 30/2005

  È citato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di questioni sulla validità del titolo anteriore nel giudizio di opposizione.

• art. 2697 c.c.

  È invocato dalla ricorrente per sostenere che la buona fede non possa presumersi e che l'onere di provarla non possa gravare sul titolare del marchio anteriore.

• art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  È la norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  È la norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

• art. 111, comma 6, Cost.

  È richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

• art. 115 c.p.c.

  È richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

• art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

• art. 2600 c.c.

  La Corte precisa che la presunzione di colpa prevista da questa norma resta estranea alla fattispecie, poiché non è stato accertato alcun atto di concorrenza sleale e si è applicato invece il principio unionale della preclusione per coesistenza.

• artt. 1175, 1337, 1375 c.c.

  Sono richiamati per definire la buona fede oggettiva come regola di comportamento improntata a lealtà e correttezza.

• art. 1147 c.c.

  È richiamato per chiarire che la presunzione di buona fede opera solo in senso soggettivo e non nella buona fede oggettiva rilevante ai fini della correttezza imprenditoriale.

• artt. 1415, 1445 c.c.

  Sono richiamati come esempi di buona fede in senso soggettivo.

• art. 2033 c.c.

  È richiamato come esempio di buona fede in senso soggettivo.

• artt. 2377, comma 7, 2379-bis c.c.

  Sono richiamati come norme che salvano i diritti dei terzi in buona fede che ignorano la deliberazione.

• artt. 2388, 2391, 2475-ter c.c.

  Sono richiamati come ulteriori norme che tutelano i terzi in buona fede nell'ambito degli atti societari.

• artt. 2321, 2433, comma 4, 2433-bis, comma 7, 2478-bis c.c.

  Sono richiamati come ipotesi in cui la buona fede rileva per la conservazione di utilità ricevute.

• L. n. 1150/1942

  Non citata.

Massime di principio

• Il principio della preclusione per coesistenza può operare non solo rispetto a un singolo marchio, ma anche quando la lunga e pacifica convivenza riguardi una famiglia di marchi accomunati da un elemento distintivo centrale, se tale situazione ha consolidato nel pubblico la percezione di diversa provenienza dei segni.
• Nel giudizio di opposizione alla registrazione di marchio, il rischio di confusione deve essere valutato considerando tutti gli elementi pertinenti del caso concreto, inclusa l'esistenza di marchi seriali o di una famiglia di marchi e la coesistenza di lunga durata tra i segni in conflitto.
• La "buona fede" rilevante ai fini della preclusione per coesistenza coincide con la correttezza della condotta imprenditoriale e non con una nozione di buona fede soggettiva presunta ex art. 1147 c.c.; può essere desunta anche da elementi fattuali, come la protratta coesistenza pacifica dei segni sul mercato.
• La presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c. non si applica automaticamente alle controversie sulla registrazione del marchio se non è stata accertata una condotta di concorrenza sleale, restando distinto il piano della preclusione per coesistenza da quello della responsabilità per illecito concorrenziale.
• In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la coesistenza pacifica dei marchi, la durata dell'uso e l'acquisizione di capacità distintiva presso il pubblico, quando tale accertamento sorregga la decisione sul rischio di confusione.

Come è indicizzato