Tribunale, Sentenza T-794/21

Revoca del marchio UE MOULDPRO per mancato uso genuino

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 26 aprile 2023 nella causa T-794/21, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il marchio denominativo MOULDPRO e, in particolare, la corretta interpretazione della lista dei prodotti registrati e la prova dell’uso genuino ai sensi dell’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione del marchio MOULDPRO era stata presentata nel 2011 per prodotti inizialmente collocati nelle classi 7 e 17 della classificazione di Nizza. A seguito di una richiesta di EUIPO, il richiedente aveva chiesto la riclassificazione di alcuni prodotti nella classe 17, e il marchio era poi stato registrato per "hose couplings of plastic (included in class 17), hoses, rapid-release couplings for hoses, hose connection couplings". Nel 2018 Mouldpro ApS aveva presentato istanza di revoca per mancato uso genuino nel periodo rilevante. La divisione di cancellazione aveva accolto l’istanza e la commissione di ricorso aveva confermato la decadenza, ritenendo che le prove prodotte riguardassero in sostanza solo giunti/raccordi metallici o, per i tubi non metallici, non indicassero l’entità dell’uso.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

• la commissione di ricorso avesse interpretato erroneamente i prodotti registrati in classe 17, escludendo in modo ingiustificato i prodotti metallici;
• dovessero essere considerate la domanda originaria di registrazione, le circostanze della riclassificazione e il principio di tutela del legittimo affidamento;
• fosse comunque stato dimostrato un uso genuino del marchio per tutti i prodotti registrati.

Normativa rilevante e ruolo della classificazione di Nizza

Il Tribunale richiama l’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, che prevede la revoca del marchio se non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni in relazione ai prodotti o servizi registrati. Vengono inoltre richiamati l’articolo 26(1)(c) del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 31(1)(c) del regolamento n. 2017/1001, nonché l’articolo 43(1) del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 49(1) del regolamento n. 2017/1001, per affermare che il richiedente deve formulare una lista chiara e precisa dei prodotti. Centrale è anche il rinvio all’Accordo di Nizza e alla sua logica sistematica: le classi e le relative note esplicative servono a determinare la natura e la finalità dei prodotti, e la classe 17 riguarda in linea di principio materiali non metallici e prodotti da essi realizzati, mentre la classe 6 riguarda i metalli e i prodotti metallici.

Ragionamento del Tribunale sulla portata della registrazione

Il Tribunale osserva che le espressioni "rapid-release couplings for hoses" e "hose connection couplings", considerate isolatamente, sono ampie e potrebbero astrattamente comprendere prodotti di materiali diversi. Tuttavia, la loro interpretazione non può limitarsi al dato letterale: occorre leggere la descrizione alla luce della classificazione di Nizza, che nel caso di specie conduce a ritenere che i prodotti della classe 17 siano prodotti non metallici. Il Tribunale sottolinea che la distinzione tra classe 6 e classe 17 riflette proprio la distinzione tra beni metallici e non metallici; pertanto, la presenza nella classe 17 delimita la tutela ai prodotti non metallici. Ne deriva che l’uso del segno su raccordi metallici non può provare l’uso genuino per i prodotti registrati nella classe 17.

Irrilevanza della domanda originaria e della riclassificazione

Il ricorrente invocava la domanda iniziale, in cui alcuni prodotti erano collocati nella classe 7, sostenendo che ciò dimostrasse l’intenzione di descrivere i prodotti per funzione e non per materiale. Il Tribunale respinge l’argomento: la lista rilevante è quella definitiva, cioè quella risultante dalla riclassificazione accettata dal richiedente e poi registrata. La domanda originaria non è utilizzabile per interpretare la portata della registrazione. Il Tribunale aggiunge che la richiesta di riclassificazione inviata da EUIPO costituiva una contestazione procedurale provvisoria, che il richiedente avrebbe potuto contestare o modificare, ma che egli invece accettò. In tale quadro, la responsabilità di una formulazione chiara dei prodotti ricadeva sul richiedente stesso.

Legittimo affidamento

Quanto al principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che esso può essere invocato solo in presenza di assicurazioni precise, incondizionate e coerenti provenienti da un’autorità competente dell’Unione. Nel caso di specie EUIPO non aveva mai garantito che la protezione del marchio si sarebbe estesa a tutti i prodotti della domanda originaria né aveva fornito assicurazioni per eventuali futuri procedimenti di revoca. Al contrario, la registrazione riferita alla lista finale dei prodotti faceva sorgere l’aspettativa opposta, cioè che la tutela fosse limitata a quella lista. Il principio del legittimo affidamento è quindi escluso.

Prova dell’uso genuino e decisione finale

La censura relativa all’uso genuino fallisce perché si fonda sulla premessa, ritenuta errata, che la registrazione comprendesse anche prodotti metallici. Poiché la portata della registrazione è limitata ai prodotti non metallici della classe 17, l’uso dimostrato per raccordi metallici è irrilevante, mentre le prove relative a tubi non metallici non indicavano sufficientemente l’estensione dell’uso. Il Tribunale conferma quindi il rigetto del ricorso e la revoca del marchio per tutti i prodotti oggetto della registrazione contestata.

Spese

In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Tribunale condanna pertanto Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG a sopportare le spese del giudizio; la decisione impugnata continua inoltre a regolare le spese sostenute davanti alla commissione di ricorso.