Tribunale, Sentenza T-24/16

Marchio dell’Unione europea – opposizione tra FONTOLIVA e FUENOLIVA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla protezione nell’Unione di una registrazione internazionale. Il contenzioso opponeva il marchio denominativo richiesto FONTOLIVA al marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, invocato dall’opponente per impedimento relativo alla registrazione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Sovena Portugal – Consumer Goods, SA aveva chiesto la protezione nell’Unione per il marchio internazionale FONTOLIVA, per prodotti della classe 29, in particolare oli e grassi alimentari e olio d’oliva. Mueloliva, SL, titolare di una licenza esclusiva del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente un rischio di confusione. La commissione di ricorso aveva confermato la decisione, rilevando che Mueloliva aveva provato l’uso effettivo del marchio anteriore in Spagna nel periodo di riferimento e che i segni e i prodotti erano tali da creare un rischio di confusione.

Domande e motivi dedotti nel ricorso

Davanti al Tribunale, la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, la riforma della stessa con rigetto dell’opposizione e la protezione del marchio internazionale. I motivi principali erano due:

• insufficienza delle prove dell’uso effettivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, in combinato con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009;
• erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), anche perché la registrazione del marchio anteriore non sarebbe stata rinnovata.

Ricevibilità della domanda di riforma

Il Tribunale ha prima precisato che era irricevibile la domanda volta a ottenere direttamente la protezione nell’Unione, poiché la commissione di ricorso non può concedere essa stessa una registrazione. È stata invece ritenuta ricevibile la domanda di riforma limitata al rigetto dell’opposizione.

Questione del mancato rinnovo del marchio anteriore

Quanto al dedotto mancato rinnovo di FUENOLIVA, il Tribunale ha affermato che la legittimità della decisione impugnata va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Non risultava, inoltre, che le norme procedurali imponessero alla commissione di ricorso di sollevare d’ufficio la questione dell’eventuale cessazione della validità del marchio anteriore dopo il termine assegnato in opposizione per la prova della validità.

Il Tribunale ha quindi escluso che la commissione di ricorso potesse essere censurata per non aver considerato la successiva scadenza o il mancato rinnovo della registrazione del marchio spagnolo anteriore.

Uso effettivo del marchio anteriore: criteri applicati

Il Tribunale ha ricordato che l’uso effettivo del marchio anteriore deve risultare da uno sfruttamento commerciale reale, non simbolico, diretto a creare o mantenere uno sbocco per i prodotti, e che la valutazione deve essere complessiva, tenendo conto della natura dei prodotti, del mercato, dell’estensione, della frequenza e della durata dell’uso.

Ha ribadito che un uso anche quantitativamente modesto può bastare, ma solo se giustificato nel settore interessato e supportato da elementi concreti e oggettivi, non da semplici probabilità o presunzioni.

Valutazione delle prove prodotte da Mueloliva

Nel caso concreto, la prova diretta si riduceva essenzialmente a sette fatture recanti il marchio FUENOLIVA, concentrate tra marzo 2010 e febbraio 2011, per un volume complessivo di circa 42.000 litri. Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione, da sola, non bastasse a dimostrare un uso effettivo, perché:

• le vendite erano concentrate in un periodo relativamente breve;
• il volume era scarso rispetto alla dimensione dell’impresa opponente;
• l’olio d’oliva è un prodotto di largo consumo, venduto in flussi continui;
• le altre fatture con la dicitura abbreviata "FUE" non dimostravano con certezza il riferimento al marchio FUENOLIVA.

Anche gli ulteriori documenti prodotti, come schede logistiche, etichette, studi comparativi e articoli di stampa, sono stati ritenuti deboli o non decisivi, perché non provavano in modo serio un uso pubblico ed esterno del marchio nel periodo rilevante o non erano temporalmente pertinenti.

Esito sul primo motivo e conseguenze

Il Tribunale ha concluso che l’uso effettivo del marchio FUENOLIVA in Spagna per olio d’oliva vergine nel periodo di riferimento non era stato dimostrato. Di conseguenza, il primo motivo era fondato e non occorreva esaminare ulteriormente la seconda parte del secondo motivo relativa al rischio di confusione.

Potere di riforma del Tribunale e dispositivo

Poiché l’assenza di prova dell’uso effettivo consentiva di respingere l’opposizione e la commissione di ricorso aveva già esaminato la questione, il Tribunale ha esercitato il potere di riforma ex articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, annullando la decisione impugnata e respingendo l’opposizione.

Spese

L’EUIPO è stato condannato alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale. Quanto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale ha limitato la rifusione alle spese indispensabili in quella sede, ponendole per metà a carico dell’EUIPO e per metà a carico di Mueloliva; non sono state invece riconosciute le spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

Principio desumibile

In opposizione al marchio UE, l’opponente deve fornire prove sufficienti e pertinenti dell’uso effettivo del marchio anteriore per il periodo di riferimento; una documentazione episodica, limitata nel tempo e di volume modesto non è sufficiente se non dimostra uno sfruttamento commerciale reale e continuo. Inoltre, la commissione di ricorso non ha un obbligo generale di accertare d’ufficio l’eventuale scadenza o mancato rinnovo del marchio anteriore, salvo che la questione sia sollevata secondo le regole procedurali applicabili.