Corte di giustizia, Sentenza C-801/21

Impugnazione in materia di marchio UE e Brexit

La Corte, in composizione Quinta Sezione, decide su un’impugnazione dell’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione di ricorso in un procedimento di opposizione tra Indo European Foods Ltd e il richiedente Hamid Ahmad Chakari. La controversia riguarda l’effetto, sul processo pendente, della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 14 giugno 2017 il sig. Chakari ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo relativo a prodotti a base di riso. Indo European Foods ha proposto opposizione il 13 ottobre 2017, fondandosi sul marchio denominativo anteriore non registrato del Regno Unito "BASMATI", invocando l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, poi riprodotto nel regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione il 5 aprile 2019, ritenendo non provato l’uso del segno anteriore nella normale prassi commerciale e la sua portata non puramente locale. La quarta commissione di ricorso ha confermato il rigetto con decisione del 2 aprile 2020, affermando che non era dimostrato il diritto di vietare l’uso del marchio richiesto nel Regno Unito sulla base della passing off action.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Indo European Foods ha chiesto l’annullamento e la riforma della decisione della commissione di ricorso. L’EUIPO ha sostenuto che, con la fine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020, il procedimento avrebbe perso il suo oggetto e la ricorrente avrebbe cessato di avere interesse ad agire, perché il marchio anteriore del Regno Unito non avrebbe più avuto rilevanza nel sistema del marchio dell’Unione. Il Tribunale ha respinto tali eccezioni: ha ritenuto che la decisione controversa, adottata durante il periodo di transizione, restasse idonea a essere annullata; ha osservato che non si potevano valorizzare fatti sopravvenuti successivi alla decisione impugnata per negarne la legittimità; ha quindi concluso che né l’oggetto del ricorso né l’interesse ad agire erano venuti meno. Nel merito ha poi annullato la decisione della commissione di ricorso, respingendo tuttavia la domanda di riforma.

Questioni sottoposte alla Corte

Nell’impugnazione l’EUIPO ha dedotto un motivo unico, articolato in tre parti:

• il Tribunale avrebbe confuso il controllo di legittimità della decisione con la verifica della persistenza dell’oggetto e dell’interesse ad agire;
• non avrebbe effettuato una valutazione concreta dell’interesse ad agire, tenendo conto della specificità dell’opposizione, del principio di territorialità, del carattere unitario del marchio UE e della possibilità di trasformazione ex articolo 139 del regolamento 2017/1001;
• avrebbe violato l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, imponendo di fatto all’EUIPO conseguenze incompatibili con la fine del periodo di transizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• l’accordo di recesso, in particolare gli articoli 126 e 127 sul periodo di transizione e sull’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito fino al 31 dicembre 2020;
• il regolamento n. 207/2009 e il regolamento 2017/1001, soprattutto l’articolo 8, paragrafo 4, sugli impedimenti relativi alla registrazione fondati su marchi non registrati o altri segni anteriori, l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio UE, l’articolo 72 sul ricorso al Tribunale e l’articolo 139 sulla trasformazione in domande nazionali;
• l’articolo 56 dello Statuto della Corte, nonché le disposizioni sulle spese del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte

La Corte dichiara innanzitutto ricevibile l’impugnazione. Precisa che l’EUIPO non introduce fatti nuovi inammissibili, ma contesta la corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati dal Tribunale; inoltre, la questione della persistenza dell’interesse ad agire può essere rilevata d’ufficio. Nel merito, la Corte osserva che il Tribunale si è limitato a constatare che la decisione controversa non era stata formalmente ritirata e che era stata adottata durante il periodo di transizione, quando il diritto dell’Unione era ancora applicabile al Regno Unito ai sensi dell’accordo di recesso. La fine del periodo di transizione, sopravvenuta in corso di causa, non eliminava retroattivamente la decisione impugnata né impediva che l’annullamento potesse procurare un beneficio concreto a Indo European Foods. Quanto alla pretesa mancanza di valutazione concreta dell’interesse ad agire, la Corte ricorda che tale interesse sussiste se il ricorso può procurare un vantaggio alla parte ricorrente e deve essere valutato in concreto. Nel caso di specie, l’annullamento della decisione poteva ancora essere utile, poiché la decisione contestata aveva negato alla parte opponente la tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e incideva sui suoi interessi economici. La possibilità per il richiedente di trasformare la domanda in marchi nazionali ai sensi dell’articolo 139 non incideva su tale valutazione. Infine, la Corte esclude la violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001: il Tribunale non ha impartito ordini all’EUIPO, ma ha soltanto motivato il proprio giudizio sull’interesse ad agire, senza imporre una specifica istruzione amministrativa.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna l’EUIPO alle spese, mentre la Repubblica federale di Germania, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In una controversia su opposizione a marchio UE basata su un segno anteriore non registrato del Regno Unito, la sopravvenuta fine del periodo di transizione Brexit non fa automaticamente venir meno l’oggetto del ricorso né l’interesse ad agire contro la decisione dell’EUIPO, se la decisione non è stata ritirata e il suo annullamento può ancora arrecare un beneficio concreto alla parte opponente. La valutazione deve essere concreta e non può ridursi a un automatismo fondato sulla perdita futura della protezione del segno anteriore.