Corte di giustizia, Sentenza C-197/21

Esaurimento del diritto di marchio e rietichettatura di bombolette ricaricabili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) in una controversia tra Soda-Club (CO2) SA e SodaStream International BV, da un lato, e MySoda Oy, dall'altro, relativa alla rivendita in Finlandia di bombolette di biossido di carbonio già immesse in commercio dai titolari dei marchi e destinate a essere riutilizzate e ricaricate più volte. Il nodo interpretativo concerne l'applicazione della disciplina sull'esaurimento del diritto di marchio nei casi di rimozione dell'etichetta originaria e sua sostituzione con una nuova etichetta da parte di un rivenditore.

Fatti e procedimento principale

SodaStream commercializzava bombolette ricaricabili recanti i marchi SODASTREAM e SODA-CLUB, apposti sull'etichettatura e incisi sul corpo in alluminio. MySoda acquistava bombolette vuote restituite dai consumatori, le ricaricava in Finlandia e sostituiva l'etichetta originaria con etichette recanti il proprio logo e indicazioni sull'origine del biossido di carbonio e sulla propria qualità di imbottigliatore, lasciando però visibile il marchio di origine inciso sul collo della bomboletta. SodaStream agiva per contraffazione davanti al markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche), sostenendo che tale pratica creasse confusione sull'origine e un'apparente relazione commerciale tra le imprese.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

• se i criteri elaborati nella sentenza Bristol-Myers Squibb per il riconfezionamento di prodotti farmaceutici in importazione parallela si applichino anche a prodotti immessi in commercio nello stesso Stato membro dal titolare del marchio;
• se la sostituzione dell'etichetta originaria con quella del rivenditore costituisca un "riconfezionamento" o una rietichettatura rilevante ai fini dell'esaurimento;
• se rilevi il fatto che il pubblico percepisca l'etichetta come riferita solo al contenuto (biossido di carbonio) e non alla bomboletta;
• se il deterioramento o il distacco dell'etichetta originaria rendano "necessaria" la sua sostituzione con una nuova etichetta.

Normativa rilevante

La Corte richiama, per i marchi dell'Unione, gli articoli 9 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; per i marchi nazionali, gli articoli 10 e 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436. Ricorda altresì che le questioni riguardavano anche il regolamento (CE) n. 207/2009 e la direttiva 2008/95/CE, ma, poiché le disposizioni pertinenti sono sostanzialmente identiche, la risposta viene fornita facendo riferimento solo alla disciplina vigente. Viene richiamato anche l'articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 sanciscono l'esaurimento del diritto di marchio quando i prodotti sono stati immessi in commercio nello SEE/Unione dal titolare o con il suo consenso. L'articolo 15, paragrafo 2, consente però al titolare di opporsi alla successiva commercializzazione in presenza di motivi legittimi, tra cui, a titolo esemplificativo, la modifica o alterazione dello stato dei prodotti.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che la finalità di tale eccezione è tutelare l'oggetto specifico del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire l'identità di origine del prodotto. In questo quadro, la vendita da parte del titolare di una bombola ricaricabile esaurisce il diritto di marchio anche rispetto al diritto dell'acquirente di far riempire o sostituire la bombola presso un operatore di sua scelta. Ne consegue che l'attività di un rivenditore che ricarica le bombolette, rimuove l'etichetta originaria e applica la propria etichettatura può rientrare nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 2.

La Corte precisa tuttavia che il titolare può opporsi se la nuova etichettatura genera nei consumatori un'impressione errata circa l'esistenza di un legame economico tra titolare e rivenditore. Questo rischio di confusione deve essere valutato globalmente, considerando:

• le indicazioni presenti sul prodotto e sulla nuova etichetta;
• le pratiche di distribuzione del settore interessato;
• il livello di conoscenza di tali pratiche da parte dei consumatori.

La Corte sottolinea inoltre che il fatto che il marchio originario resti visibile incide nella valutazione, ma non esclude di per sé il rischio di confusione. È invece rilevante che, nel settore delle bombolette ricaricabili, l'assenza di contatto diretto con il rivenditore possa aumentare la probabilità che il consumatore percepisca un rapporto commerciale con il titolare originario. Al contrario, la circostanza che il prodotto sia destinato a essere riutilizzato e ricaricato più volte può far sì che il consumatore non attribuisca necessariamente al contenuto e al contenitore la stessa origine commerciale.

Dispositivo

La Corte dichiara che il titolare del marchio non ha diritto di opporsi all'ulteriore commercializzazione, da parte di un rivenditore, di prodotti ricaricati e rietichettati, lasciando visibile il marchio originario, salvo che la nuova etichettatura crei un'impressione errata di legame economico tra le parti. La valutazione va compiuta in concreto e in modo complessivo, alla luce delle modalità di presentazione del prodotto, delle prassi del settore e della conoscenza che i consumatori hanno di tali prassi.

Principio affermato

Il criterio della "necessità" elaborato per il riconfezionamento di prodotti farmaceutici nelle importazioni parallele non è il parametro decisivo per la rietichettatura di prodotti ricaricabili già immessi in commercio dal titolare nello stesso Stato membro; ciò che conta è se la nuova etichettatura, nel suo insieme, faccia credere al consumatore che esista un legame economico tra il rivenditore e il titolare del marchio. In tal caso il titolare può validamente opporsi in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436.