Cassazione Civile, Sentenza n. 33100/2023 del 28/11/2023

Esito

La controversia

Le società cinesi hanno proposto giudizio per ottenere l'accertamento dell'insussistenza di contraffazione del marchio tridimensionale Piaggio (figura di scooter) e la nullità di tale privativa per difetto di novità e di capacità distintiva, nonché per registrazione in mala fede. Piaggio aveva proposto domande riconvenzionali chiedendo l'accertamento di violazione del diritto d'autore (sulla forma della Vespa storica e sue derivazioni) e di concorrenza sleale nei confronti dei modelli “Cityzen”, “Revival” e soprattutto del modello “Ves” commercializzato dalle ricorrenti. In appello la Corte di Torino confermò il Tribunale: respinse la nullità del marchio Piaggio, giudicò costituito un marchio tridimensionale di fatto e dichiarò la contraffazione e la violazione del diritto d'autore in relazione al modello "Ves" delle ricorrenti, disponendo inibitoria e misure esecutive. Le ricorrenti hanno impugnato in Cassazione per tre motivi: (i) inammissibilità della riconvenzionale; (ii) erronea interpretazione e applicazione dell'art.9 c.p.i. (impedimento assoluto alla registrazione del marchio per forma che dà valore sostanziale al prodotto) e altre norme sulla registrabilità/mimetismo; (iii) errata applicazione delle norme sul diritto d'autore (requisiti di tutela delle elaborazioni, confine tra idea/stile e forma espressiva, nozione di opera derivata/plagio).

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo ampia disamina, ha rigettato i motivi relativi all'ammissibilità della riconvenzionale (primo motivo) e alla interpretazione applicativa delle norme sul plagio e le elaborazioni creative (terzo motivo), ritenendo corretti i ragionamenti di merito su tali punti; ha invece accolto il secondo motivo: ha censurato la valutazione di merito in ordine all'applicabilità dell'art.9 lett. c) c.p.i. (impedimento di registrazione per forma che dà "valore sostanziale" al prodotto), con riferimento anche al cumulo tra tutela d'autore e tutela di marchio di forma. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia impostato la valutazione in modo errato (facendo una comparazione che richiedeva la prevalenza estetica rispetto ai profili tecnico‑funzionali) e non abbia adeguatamente motivato perché, pur riconoscendo il valore artistico della Vespa ai fini della tutela d'autore, avesse escluso l'esistenza del "valore sostanziale" ostativo alla registrazione come marchio. Sul punto la Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata nella parte relativa a tale profilo e ha disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto espressi; resta invece confermata la pronuncia sugli altri profili (accertamento di contraffazione/copie autorali rispetto al modello "Ves"), salvo le conseguenze del nuovo giudizio sulla validità del marchio Piaggio. In sintesi: accolta parzialmente la censura delle ricorrenti (secondo motivo); primo e terzo motivi respinti; sentenza di merito cassata e rinviata limitatamente ai profili relativi all'art.9 c.p.i. e al cumulo tutela d'autore/marchio.

Norme richiamate

• art. 9 Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.)

  Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente: ... dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto

  L'impedimento scatta quando il segno consista esclusivamente nella forma che conferisce un valore di mercato rilevante al prodotto; il giudizio è oggettivo e considera vari indici (natura del prodotto, valore artistico, specificità rispetto a forme in uso, differenza di prezzo, strategie promozionali). L'avverbio "esclusivamente" limita l'ambito applicativo ma non esclude l'operatività dell'impedimento se la forma è essenziale per l'attrattività commerciale.

• art. 2, n. 10, legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore)

  Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

  Per la tutela autorale del design è richiesto un "quid pluris" (valore artistico) che si prova con indicatori oggettivi (riconoscimento critico, esposizioni, pubblicazioni, premi, musealizzazione). Il riconoscimento del valore artistico è spesso collegato al concetto di 'storicizzazione' o 'icona'.

• art. 36 Codice di Procedura Civile (c.p.c.)

  Consente la proposizione di domande riconvenzionali anche su titoli diversi purché sussista un collegamento oggettivo che giustifichi il simultaneus processus; il giudice di merito ha discrezionalità ma deve motivare l'eventuale diniego di ammissione.

• artt. 4, 12, 18 (legge sul diritto d'autore)

  Disciplina le opere derivate, le elaborazioni e il diritto esclusivo dell'autore sulle modificazioni; la contraffazione/plagio si verifica quando vi è appropriazione sostanziale degli elementi creativi e non sono protette le mere idee o lo 'stile' privo di apporto espressivo proprio.

• artt. 2598 cod. civ. e artt. 2569, 2571 cod. civ./c.p.i. (richiamati)

  Rilevano in tema di concorrenza sleale e disciplina della prova/effetti delle registrazioni; nella valutazione della tutela dei segni concorre anche il principio di unità dei segni distintivi e le norme civili sulla confondibilità/uso.

• Direttiva 2008/95/CE (poi 2015/2436) e Reg. UE n. 2017/1001

  Fonti europee interpretate insieme alla giurisprudenza UE: l'impedimento alla registrazione per forma che dà valore sostanziale va interpretato considerando vari elementi oggettivi; la percezione del pubblico è un elemento utile ma non esclusivo.

Massime di principio

• Se una forma di prodotto è riconosciuta come opera del design con "valore artistico" (es. musealizzazione, premi, riconoscimento critico), ciò costituisce un forte indizio che la stessa forma può dare un "valore sostanziale" al prodotto e, pertanto, può ostare alla registrazione di quella forma come marchio tridimensionale.
• La nozione di "valore sostanziale" si giudica con parametri oggettivi: ruolo del design nella decisione d'acquisto, natura della categoria di prodotto, valore artistico, specificità rispetto a forme in uso, differenze di prezzo e strategie promozionali che enfatizzino l'estetica.
• Il cumulo di tutele (disegno/modello, diritto d'autore, marchio) è possibile in astratto, ma quando il requisito autorale del valore artistico è provato la registrazione del medesimo elemento come marchio può essere preclusa dall'impedimento dell'art.9 c.p.i.; il giudice deve motivare specificamente la compatibilità o meno delle tutele.
• In tema di diritto d'autore, non sono protette le idee o il mero "stile" in astratto: la tutela richiede appropriazione sostanziale degli elementi espressivi creativi. Va distinto tra ispirazione/riutilizzo lecito, elaborazione creativa (tutela autonoma) e contraffazione/plagio (illecito).
• Peraltro, anche un'opera derivata può essere tutelata, ma l'autore dell'opera originaria conserva diritti esclusivi sulle elaborazioni: sfruttamento non autorizzato può costituire violazione anche se l'elaborazione presenta elementi creativi.
• La riconvenzionale in materia di diritti di proprietà intellettuale è ammissibile se sussiste un collegamento oggettivo con le domande principali; il giudice deve esercitare la sua discrezionalità e motivare il diverso esercizio.
• In controversie su marchi di forma e diritti d'autore è fondamentale produrre prove oggettive: CTU, dati di mercato, documentazione di esposizioni/musealizzazione, pubblicazioni, premi, studi di percezione e piani promozionali che attestino il valore artistico o commerciale della forma.