Tribunale, Sentenza T-483/20

Marchio UE tridimensionale consistente nella forma di uno stivale: nullità parziale per difetto di distintività

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la nullità parziale di un marchio UE tridimensionale rappresentante uno stivale. Il procedimento concerne il settore delle calzature e, più in generale, la valutazione della distintività intrinseca dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.

Fatti e procedimento amministrativo

Tecnica Group SpA aveva depositato nel 2011 una domanda di marchio UE per un segno tridimensionale descritto come uno scarpone/stivale con specifiche caratteristiche di forma, suola, bande laterali, allacciatura e gambale. Il marchio era stato registrato nel 2012 per prodotti delle classi 18, 20 e 25.

Nel 2014 Zeitneu GmbH aveva promosso davanti al Tribunale di Venezia, quale tribunale marchi UE, un’azione di accertamento negativo della contraffazione ai sensi dell’articolo 96 del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale di Venezia e, in appello, la Corte d’appello di Venezia avevano ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio e le collezioni di calzature della ricorrente. Successivamente Zeitneu aveva chiesto a EUIPO la declaratoria di nullità del marchio per diversi motivi assoluti di nullità; la Cancellation Division aveva accolto l’istanza solo per i prodotti della classe 25 e la commissione di ricorso aveva confermato tale decisione.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva cinque motivi principali:

• violazione delle disposizioni sulla res judicata e di altri principi generali, per non avere EUIPO tenuto conto delle decisioni dei giudici veneziani;
• violazione delle regole procedurali e del riparto dell’onere della prova, per avere la commissione di ricorso riesaminato d’ufficio la validità del marchio;
• erronea applicazione dell’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 207/2009, per avere escluso il carattere distintivo intrinseco del marchio;
• in via subordinata, invocazione del carattere distintivo acquisito per uso ai sensi dell’articolo 7(3), ritenuta però non proposta nel procedimento amministrativo.

Normativa rilevante e diritto applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risaliva al 2 agosto 2011, il merito della controversia era disciplinato dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, sebbene nel frattempo fosse entrato in vigore il regolamento 2017/1001. Ha tuttavia rilevato che le norme procedurali applicabili dipendevano dal momento degli atti processuali e che, in ogni caso, le disposizioni richiamate nei motivi erano sostanzialmente identiche nei due regolamenti.

Le disposizioni centrali richiamate sono state l’articolo 7(1)(b) e l’articolo 7(3) del regolamento n. 207/2009, nonché le norme sulla nullità e sulla presunzione di validità del marchio, sugli effetti delle decisioni dei tribunali marchi UE e sul procedimento di ricorso dinanzi a EUIPO.

Inammissibilità della censura relativa alla capacità distintiva acquisita per uso

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la parte del quinto motivo relativa all’acquisto di capacità distintiva per uso. Ha osservato che nel procedimento davanti alla commissione di ricorso la ricorrente non aveva espressamente dedotto, come difesa, che il marchio avesse acquisito carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(3) o dell’articolo 52(2) del regolamento n. 207/2009.

Le prove richiamate dalla ricorrente davanti alla commissione di ricorso, incluse le decisioni dei giudici veneziani, erano state prodotte per sostenere la notorietà o reputazione del segno, non l’acquisizione di distintività per uso nell’ambito della nullità. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che tale questione non facesse parte dell’oggetto del giudizio amministrativo e non potesse essere introdotta per la prima volta in sede contenziosa.

Irrilevanza e non vincolatività delle decisioni dei giudici veneziani

Esaminando i primi tre motivi, il Tribunale ha escluso che le decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte d’appello di Venezia avessero autorità di cosa giudicata idonea a vincolare EUIPO nel procedimento di nullità. Ha richiamato l’articolo 63(3) del regolamento 2017/1001 e la giurisprudenza secondo cui, per produrre effetti vincolanti su EUIPO, una decisione di un tribunale marchi UE deve essere res judicata e riguardare le stesse parti, lo stesso oggetto e la stessa causa.

Nel caso di specie, davanti ai giudici veneziani era stata proposta soltanto un’azione di accertamento negativo della contraffazione, senza domanda riconvenzionale di nullità. Poiché in tale azione la validità del marchio non può essere posta in discussione senza controdomanda, i giudici nazionali avevano presunto la validità del marchio e non avevano deciso sulla sua validità. Ne conseguiva che le loro decisioni non avevano lo stesso oggetto del procedimento di nullità davanti a EUIPO e non erano vincolanti per la commissione di ricorso.

Il Tribunale ha inoltre respinto le doglianze relative alla presunta violazione dei principi di legalità, parità di trattamento, buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento. Ha chiarito che la reputazione di un marchio, valorizzata nel giudizio di contraffazione, è concetto diverso dalla distintività acquisita per uso rilevante ai fini degli articoli 7(3) e 52(2) del regolamento n. 207/2009. Le decisioni dei giudici veneziani, rese in un contesto diverso e su basi normative differenti, non potevano costituire precise e incondizionate assicurazioni idonee a generare un affidamento tutelabile circa l’immunità del marchio da una futura declaratoria di nullità.

Presunto riesame d’ufficio e regole sull’onere della prova

Con il quarto motivo la ricorrente sosteneva che EUIPO avesse riesaminato d’ufficio e ex novo la distintività intrinseca del marchio, basandosi anche su elementi non prodotti dall’interveniente. Il Tribunale ha respinto tale censura.

Ha osservato che, nei procedimenti di nullità, EUIPO deve limitare l’esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti, ma può fondarsi anche su fatti notori e su elementi già presenti nel fascicolo, inclusi quelli prodotti dalla stessa ricorrente. La commissione di ricorso aveva effettivamente valutato le argomentazioni dell’interveniente sulle forme di stivali simili già presenti sul mercato e, inoltre, aveva utilizzato risultati di ricerche internet e fatti di comune esperienza, come l’idea generale della forma degli after-ski boots e l’uso di materiali sintetici leggeri.

Il Tribunale ha precisato che tali elementi non costituivano un’iniziativa officiosa vietata, ma un corretto uso del materiale probatorio disponibile nel fascicolo, rafforzato da fatti notori. Ha anche escluso violazioni del principio di parità delle armi, del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa, perché tali doglianze non erano supportate da una sufficiente esposizione in ricorso.

Valutazione della distintività intrinseca del marchio tridimensionale

Nel quinto motivo, esaminato solo nella parte ammissibile, la ricorrente contestava che il marchio fosse privo di distintività intrinseca. Il Tribunale ha richiamato il consolidato principio secondo cui, per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, non basta una generica differenza formale: il segno è distintivo solo se si discosta in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore e quindi assolve la funzione di indicare l’origine commerciale.

Il Tribunale ha condiviso la definizione del pubblico rilevante data dalla commissione di ricorso: il pubblico generale in tutti gli Stati membri, con livello medio di attenzione, poiché i prodotti interessati erano calzature comuni, non beni tecnici o altamente specializzati. Ha poi affermato che il marchio non riguardava soltanto scarponi da sci, ma più in generale calzature e componenti di calzature della classe 25.

Sul piano del merito, il Tribunale ha ritenuto corretto il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui la forma del marchio non si discostava significativamente dagli usi del settore delle calzature, in particolare degli after-ski boots. La commissione aveva individuato numerosi modelli presenti sul mercato, alcuni molto simili o persino identici nella forma generale, e aveva osservato che gli elementi specifici evidenziati dalla ricorrente erano meri dettagli tecnici o decorativi, non idonei a conferire distintività al complesso del segno.

Ragioni decisive del rigetto del ricorso

Il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare l’esistenza sul mercato di modelli riproducenti tutti gli elementi del marchio o una diffusa abitudine del pubblico a segni con quelle caratteristiche. Ha chiarito che, per un marchio tridimensionale, conta l’impressione complessiva e non l’identità assoluta con prodotti esistenti. È quindi sufficiente che la forma si presenti come una variante ordinaria del prodotto, senza uno scarto significativo rispetto alle consuetudini del settore.

Ha inoltre rilevato che la commissione di ricorso aveva correttamente utilizzato anche elementi tratti da ricerche internet e fatti notori per corroborare l’idea che la forma dell’after-ski boots fosse comune. La presenza di possibili imitazioni o contraffazioni sul mercato è stata considerata irrilevante per la valutazione della distintività intrinseca, che dipende dalla percezione del pubblico e non dal comportamento dei concorrenti.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

• respinto integralmente il ricorso;
• condannato Tecnica Group SpA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da EUIPO e da Zeitneu GmbH.

Principio ricavabile

Ai fini dell’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 207/2009, un marchio tridimensionale consistente nella forma del prodotto è privo di carattere distintivo quando il suo aspetto complessivo non si discosta significativamente dalle consuetudini del settore e il pubblico lo percepisce come una semplice variante del bene; le decisioni di un tribunale marchi UE rese in un’azione di accertamento negativo della contraffazione non vincolano EUIPO in un distinto procedimento di nullità, salvo identità di parti, oggetto e causa, e la distintività acquisita per uso deve essere dedotta e provata nel procedimento amministrativo, non potendo essere introdotta per la prima volta davanti al Tribunale.