Tribunale, Sentenza T-76/21

Revoca del marchio UE POMODORO per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in un procedimento di revoca per non uso del marchio verbale dell'Unione europea POMODORO, registrato per prodotti della classe 9. Il Tribunale esamina tre profili: tempestività della motivazione del ricorso amministrativo, ammissibilità di prove prodotte per la prima volta in appello amministrativo e sussistenza dell'uso effettivo del segno.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio POMODORO era stato registrato nel 2012 per vari prodotti della classe 9, tra cui apparecchi e software. Nel 2019 Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR aveva chiesto la revoca per mancato uso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. La divisione cancellazione aveva accolto integralmente la domanda, ma la commissione di ricorso ha poi annullato in parte tale decisione, ritenendo provato l'uso effettivo per i soli "countdown timers" e per un'applicazione software scaricabile, e mantenendo la revoca per gli altri prodotti della classe 9.

Prima questione: tempestività del ricorso amministrativo

Il ricorrente sosteneva che la motivazione del ricorso del titolare fosse tardiva, assumendo una notifica elettronica della decisione della divisione cancellazione in data 4 febbraio 2020. Il Tribunale osserva invece che EUIPO ha dimostrato, con elementi di prova, una notifica mediante posta raccomandata senza avviso di ricevimento del 5 febbraio 2020.

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, la notifica si considera effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo prova di mancata ricezione o ricezione posteriore. Di conseguenza, la decisione si considera notificata il 15 febbraio 2020 e il termine quadrimestrale per presentare la motivazione del ricorso scadeva il 15 giugno 2020. Poiché la motivazione era stata depositata il 13 giugno 2020, il Tribunale ne conferma l'ammissibilità.

Seconda questione: ammissibilità delle prove tardive dinanzi alla commissione di ricorso

Il ricorrente contestava anche l'ammissione di nuova documentazione prodotta dal titolare del marchio per la prima volta in sede di ricorso. Il Tribunale ricorda che l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce a EUIPO un potere discrezionale di non prendere in considerazione prove tardive, potere però delimitato dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Tale disposizione consente l'ammissione solo se le prove sono, in apparenza, pertinenti e se non sono state prodotte in tempo per validi motivi, in particolare quando si tratta di elementi che integrano fatti e prove già tempestivamente prodotti o servono a contestare le conclusioni dell'istanza precedente. Il Tribunale ribadisce che la norma mira sia a incentivare il rispetto dei termini procedurali, sia a evitare revoche indebite quando l'uso effettivo può essere dimostrato in appello.

Nel caso concreto, le prove aggiuntive erano dello stesso genere di quelle già prodotte e servivano a corroborare i medesimi fatti: fatture, email di richieste di download e articoli di stampa. Il fatto che il volume complessivo fosse maggiore rispetto al materiale depositato in primo grado non è, di per sé, ostativo. Il Tribunale conclude quindi che la commissione di ricorso ha legittimamente qualificato tali elementi come prove integrative e li ha correttamente ammessi.

Terza questione: prova dell'uso effettivo del marchio

Il cuore della controversia riguarda la prova dell'uso effettivo del marchio nei cinque anni antecedenti la domanda di revoca, cioè dal 18 febbraio 2014 al 17 febbraio 2019 compreso. Il Tribunale ricorda che l'uso effettivo presuppone un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, ossia garantire l'origine commerciale dei prodotti, e non un uso meramente simbolico. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto di natura dei prodotti, mercato, frequenza, durata, territorio e volume delle vendite.

Uso per i timer

Per i timer, il titolare aveva prodotto un rapporto di vendite, un report Shopify e numerose fatture campione. Da tali documenti risultava la vendita di circa 2.700 timer nel periodo rilevante, distribuite in 23 Stati membri e lungo l'intero quinquennio. Il Tribunale ritiene che non vi sia contraddizione significativa tra i diversi documenti e che le vendite, pur non elevate in assoluto, siano state regolari, territorialmente ampie e riferite a un prodotto non di largo consumo, venduto nel settore online. In tale contesto, anche un volume non molto alto può essere sufficiente a integrare uso effettivo.

Uso per l'applicazione scaricabile

Quanto all'applicazione software, il titolare aveva prodotto un elenco di 1.621 richieste di download e 100 richieste campione, dalle quali risultava che il 99% proveniva da soggetti stabiliti nell'Unione. Il Tribunale osserva che il fatto che il download avvenisse previa richiesta via email non esclude la sussistenza dell'uso; rileva piuttosto che il marchio fosse utilizzato in relazione a un prodotto effettivamente commercializzato o predisposto per la commercializzazione. Anche qui il volume non è elevatissimo, ma non è meramente simbolico e, considerata la breve durata della disponibilità dell'applicazione nel periodo rilevante, è sufficiente a dimostrare un uso effettivo.

Forma del segno e collegamento con le società utilizzatrici

Il ricorrente contestava inoltre che il segno fosse usato in forma diversa, con aggiunte descrittive come "Pomodoro Timer Project – Request Software". Il Tribunale richiama il principio secondo cui è sufficiente l'uso del marchio in una forma che non alteri il suo carattere distintivo; le aggiunte descrittive non impediscono il riconoscimento dell'uso. Viene poi chiarito che l'uso effettuato da società economicamente collegate al titolare si presume avvenuto con il suo consenso e quindi è imputabile al titolare del marchio.

Decisione e dispositivo

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso e conferma integralmente la decisione impugnata. Il ricorso è quindi respinto e Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di EUIPO.

Principi affermati

La sentenza ribadisce alcuni punti utili in materia di marchi UE:

• la notifica della decisione che apre il termine per l'impugnazione va verificata secondo le regole speciali del regolamento delegato 2018/625;
• le prove tardive possono essere ammesse in appello se integrano il materiale già prodotto tempestivamente o contrastano le conclusioni della prima istanza;
• l'uso effettivo può risultare provato anche da volumi di vendita o download non elevati, se sostenuti da regolarità, ampiezza territoriale e contesto di mercato;
• l'uso del marchio in una forma con elementi descrittivi aggiunti resta valido se non ne altera il carattere distintivo;
• l'uso da parte di società economicamente collegate al titolare può essere imputato al titolare stesso quando avviene con il suo consenso.