Cassazione Civile, Sentenza n. 24635/2021 del 13/09/2021

Esito

La controversia

Controversia per contraffazione di marchio: Fenicia (titolare del marchio MODO) aveva ottenuto accertamento della contraffazione nei confronti di Dema; la disputa in appello e poi in Cassazione verteva esclusivamente sulla quantificazione del risarcimento dei danni, con Dema che contestava l'entità della liquidazione e Fenicia che chiedeva l'applicazione del criterio della cosiddetta "royalty"/"giusto prezzo del consenso" come parametro minimo per il lucro cessante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Fenicia s.p.a., confermando la valutazione della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto insufficiente la prova del danno prodotta da Fenicia. La Cassazione ha affermato che l'art. 125 c.p.i. introduce una semplificazione probatoria ma non esonera l'attore dall'allegazione e dalla prova, anche se attenuata, di fatti idonei a fondare la pretesa risarcitoria; pertanto la Corte d'appello ha correttamente escluso la liquidazione del danno (anche mediante l'applicazione automatica del criterio delle royalties) per carenza di indizi/prove sul calo di vendite, sullo svilimento del marchio e sulla concreta diffusione e pubblicizzazione dei prodotti. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

• art. 125 c.p.i.

  La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

  La Corte interpreta il comma 2 come previsione di una semplificazione probatoria: consente la liquidazione forfettaria (anche con riferimento a royalties/"giusto prezzo del consenso") ma non come esenzione totale dall'onere di allegare e fornire indizi dell'effettivo nesso causale fra contraffazione e danno; il criterio delle royalties rappresenta un parametro minimo non applicabile automaticamente senza elementi di fatto.

• artt. 1223, 1226, 1227 c.c.

  Norme civili generali richiamate dal primo comma dell'art.125 c.p.i.; disciplinano il principio risarcitorio ordinario (danno emergente e lucro cessante), la valutazione equitativa del danno e la riduzione/esclusione del risarcimento per comportamento colposo del danneggiato. La loro applicazione resta pertinente e compatibile con la semplificazione probatoria prevista dal comma 2.

• Direttiva 2004/48/CE e d.lgs. 16/3/2006 n.140

  Contestualizzazione normativa: la modifica dell'assetto dell'art.125 c.p.i. è stata motivata dall'attuazione della Direttiva europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con l'intento di rendere più efficace la tutela e introdurre criteri agevolatori per la liquidazione del danno.

• Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 4/9/2017, n.20716; Cass. n.13025/14)

  La Corte richiama precedenti secondo cui, in presenza di elementi probatori (come documentazione delle forniture del contraffattore), può legittimamente farsi ricorso al criterio delle "royalties presunte"; tuttavia la giurisprudenza conferma che il danno non è "in re ipsa" e che resta in capo al titolare il compito di fornire prove o indizi che consentano la liquidazione anche forfettaria.

Massime di principio

• L'art.125 c.p.i., comma 2, consente la liquidazione forfettaria del danno (anche tramite il parametro delle royalties) ma non permette un'applicazione automatica: il titolare del diritto deve comunque allegare fatti o indizi concreti che rendano credibile il nesso causale tra violazione e danno.
• La tecnica della "royalty" rappresenta un parametro minimo-virtuale di quantificazione del lucro cessante, utile quando manchi prova analitica del danno, ma va applicata solo se la documentazione e le circostanze consentono di fondare una presunzione ragionevole di danno.
• Mere affermazioni generiche di diluizione distintiva, costi per accertamenti o perdita di guadagni non bastano: è necessaria documentazione sulla diffusione del marchio, sul volume d'affari dei prodotti coinvolti o sulle vendite/forniture del contraffattore per attivare la semplificazione probatoria.
• La presenza di fatture, ordini, prove delle vendite del contraffattore o indagini di mercato può rovesciare la situazione e giustificare l'applicazione delle royalties presunte; in assenza di tali elementi il giudice può legittimamente escludere il risarcimento.
• In situazioni analoghe è opportuno produrre dati sul trend di vendita, campagne pubblicitarie, penetrazione commerciale del marchio e ogni elemento che colleghi temporalmente e logicamente la condotta illecita al pregiudizio economico reclamato.