Tribunale, Sentenza T-168/20

Opposizione tra i marchi CREATHERM e CERETHERM: rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La causa riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO resa in un procedimento di opposizione. Il Tribunale esamina se il segno verbale richiesto CREATHERM possa essere registrato come marchio UE nonostante il marchio anteriore CERETHERM, protetto in alcuni Stati membri tramite registrazione internazionale.

Fatti e procedimento amministrativo

Creaton South-East Europe Kft. aveva chiesto la registrazione del marchio verbale CREATHERM per prodotti di classe 19, relativi a materiali e elementi da costruzione non metallici, in particolare per coperture e rivestimenti. Henkel AG & Co. KGaA aveva proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore CERETHERM, protetto con effetto, tra gli altri, in Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, per prodotti delle classi 17 e 19.

L'opposizione era stata inizialmente respinta dalla Divisione opposizione, che aveva ritenuto i prodotti identici ma i segni solo debolmente simili e, quindi, insussistente il rischio di confusione. La commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione e ha accolto l'opposizione, ritenendo che, nel territorio rilevante, ricorresse la probabilità di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Censure sollevate dalla ricorrente

La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, ha contestato:

• la determinazione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione;
• la valutazione della somiglianza dei segni;
• la valutazione complessiva del rischio di confusione;
• il mancato confronto con precedenti decisioni dell'EUIPO in casi che, secondo la ricorrente, sarebbero stati analoghi.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 impedisce la registrazione di un marchio quando, per l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. La valutazione del rischio di confusione deve essere globale e tener conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il pubblico rilevante è composto sia dal grande pubblico sia dai professionisti, nei paesi in cui il marchio anteriore produce effetti. La commissione di ricorso aveva ritenuto che il livello di attenzione fosse sopra la media.

Il Tribunale conferma tale conclusione. Osserva che, per beni di questo tipo, il pubblico presta attenzione alle caratteristiche tecniche, alla qualità, alla sostenibilità e alla sicurezza, ma ciò non implica necessariamente un livello di attenzione elevato o particolarmente elevato. Inoltre, il fatto che alcuni consumatori siano professionisti non elimina la considerazione del pubblico con livello di attenzione inferiore quando il pubblico rilevante comprende più categorie di acquirenti.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale rileva che la ricorrente non contestava sostanzialmente la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti in classe 19 coperti dal marchio richiesto sono identici a quelli della classe 19 coperti dal marchio anteriore, almeno nella parte relativa ai "building materials (not of metal)". Tale identità dei prodotti costituisce un elemento centrale nella valutazione globale.

Comparazione dei segni: profilo visivo

Sul piano visivo, la commissione di ricorso aveva riconosciuto una somiglianza almeno media. Il Tribunale conferma che i segni sono entrambi composti da nove lettere e condividono la sequenza di lettere e i gruppi "c", "r", "e" e "therm", con differenze limitate e poco percepibili nel complesso.

Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui la parte finale comune "therm" dovrebbe essere trascurata perché descrittiva o scarsamente distintiva. Anche un elemento poco distintivo può contribuire all'impressione complessiva, soprattutto quando rappresenta una parte rilevante della struttura dei segni.

Comparazione dei segni: profilo fonetico

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza è debole. Le differenze nella pronuncia, specie nei paesi interessati, e l'incidenza della diversa vocale nel marchio richiesto riducono la prossimità sonora, senza però eliminarla del tutto.

Comparazione dei segni: profilo concettuale

Su questo punto il Tribunale censura la commissione di ricorso. Pur riconoscendo che il marchio CREATHERM non costituisce un'espressione comune e non trasmette un significato immediato come unità lessicale, osserva che il pubblico lo scomporrà in "crea" e "therm", percependolo come un riferimento a soluzioni creative in materia di isolamento termico.

Parimenti, CERETHERM, pur privo di un significato autonomo per la parte "cere", richiama comunque, grazie all'elemento "therm", l'idea di isolamento termico. Ne consegue che i due segni sono concettualmente simili, poiché evocano entrambi il medesimo ambito concettuale, sebbene con sfumature diverse. Il Tribunale chiarisce che il fatto che la somiglianza derivi da un elemento poco distintivo non esclude la rilevanza della somiglianza concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale conferma l'impostazione secondo cui la valutazione deve essere globale e fondata sull'impressione complessiva dei segni, tenendo conto delle modalità di commercializzazione dei prodotti. Poiché i beni in questione sono normalmente acquistati in punti vendita specializzati o in self-service, la percezione visiva assume un peso particolare.

In tale quadro, l'identità dei prodotti, la somiglianza visiva almeno media, la somiglianza fonetica debole e la somiglianza concettuale sono sufficienti per ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il livello di attenzione sopra la media non è sufficiente a neutralizzare questo rischio.

Distintività del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva qualificato la distintività intrinseca del marchio CERETHERM come normale. Il Tribunale non rimette in discussione tale valutazione e osserva che l'assenza di una distintività particolarmente elevata non impedisce comunque di accertare il rischio di confusione quando gli altri fattori sono convergenti.

Precedenti decisioni dell'EUIPO e obbligo di motivazione

La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso non avesse tenuto conto di precedenti decisioni dell'EUIPO rese in casi simili. Il Tribunale respinge la censura: le decisioni dell'EUIPO sono adottate nell'ambito di competenze vincolate e la loro legittimità deve essere valutata alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell'Unione, non sulla base di una precedente prassi decisionale.

Pur dovendo l'EUIPO rispettare i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, non vi è un obbligo di uniformarsi a decisioni precedenti se queste non sono conformi alla legge. Inoltre, la motivazione della commissione di ricorso era sufficientemente chiara e consentiva sia alla ricorrente sia al giudice dell'Unione di comprenderne la ratio e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Di conseguenza, Creaton South-East Europe Kft. è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall'EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• il rischio di confusione va valutato globalmente, secondo la percezione del pubblico rilevante;
• l'identità dei prodotti può compensare solo in parte differenze tra i segni, ma non esclude il rischio di confusione quando i segni presentano analogie visive e concettuali significative;
• un elemento poco distintivo comune ai segni può comunque incidere sulla valutazione complessiva;
• le precedenti decisioni dell'EUIPO non vincolano il giudice dell'Unione né sostituiscono l'analisi richiesta dal regolamento 2017/1001.