Tribunale, Sentenza T-200/20

Marchio UE STONE BREWING: uso genuino del marchio anteriore e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un’opposizione tra il segno richiesto STONE BREWING e il marchio anteriore UE STONES. La controversia è stata decisa dal Tribunale nell’ambito del diritto dei marchi dell’Unione, con particolare riferimento alla prova dell’uso genuino e al rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Stone Brewing Co. LLC aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo STONE BREWING per "beers and ales" in classe 32. Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd aveva presentato opposizione basata su due marchi anteriori denominati STONES: un marchio UE registrato nel 2010 e un marchio del Regno Unito registrato nel 1980. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Su richiesta del richiedente, l’EUIPO aveva domandato prova dell’uso genuino dei marchi anteriori. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso del richiedente, basando la propria motivazione solo sul marchio UE anteriore STONES.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata l’11 maggio 2016, la disciplina sostanziale applicabile era il regolamento n. 207/2009. Ai profili procedurali si applicava invece il regolamento n. 2017/1001. Viene inoltre richiamato il regime transitorio per le norme di attuazione, con riferimento al regolamento n. 2868/95 e al regolamento delegato 2018/625. In particolare, sono centrali:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001;
• la regola 20, paragrafo 7, lettera c), e la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95.

Primo motivo: diniego di sospensione del procedimento

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse illegittimamente rifiutato di sospendere il procedimento in ragione delle incertezze collegate alla Brexit. Il Tribunale ricorda che la sospensione ai sensi della regola 20, paragrafo 7, lettera c), è facoltativa e rientra in un ampio potere discrezionale dell’EUIPO, sindacabile solo per manifesto errore di valutazione o sviamento di potere. Il Tribunale osserva che, durante il periodo rilevante per la prova dell’uso genuino, ossia dal 11 maggio 2011 al 10 maggio 2016, il Regno Unito era ancora Stato membro dell’Unione. Di conseguenza:

• l’uso del marchio UE anteriore in quel territorio costituiva uso in uno Stato membro;
• il recesso del Regno Unito, divenuto efficace solo il 1º febbraio 2020, era privo di incidenza sul caso;
• non esistevano, alla data della decisione impugnata, incertezze giuridiche tali da giustificare la sospensione. Il motivo è quindi respinto.

Secondo motivo: prova dell’uso genuino del marchio anteriore

Il ricorrente contestava la sufficienza della prova dell’uso genuino del marchio UE STONES, sostenendo che gli elementi prodotti fossero autoprodotti, troppo limitati, riferiti a una zona ristretta del Regno Unito e relativi solo a "bitter beer". Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001, il titolare del marchio anteriore, se richiesto, deve provare l’uso genuino nel periodo di cinque anni precedente la domanda, e che, se l’uso riguarda solo parte dei prodotti, il marchio è considerato registrato solo per tale parte ai fini dell’opposizione. Nel valutare la prova, il Tribunale considera nel loro insieme:

• una dichiarazione scritta del brand manager dell’interveniente;
• fatture di vendita riferite al periodo rilevante;
• brochure pubblicitarie;
• una schermata di un sito internet;
• ulteriore documentazione prodotta in appello amministrativo, comprese numerose fatture successive. Il Tribunale ritiene che tali elementi dimostrino un uso pubblico e outwardly visible del marchio nel Regno Unito, per "bitter beer", durante il periodo rilevante, con volumi di vendita sufficienti a escludere un uso meramente simbolico. Il fatto che le prove siano in parte autocertificate non le priva di valore probatorio, soprattutto quando siano corroborate da fatture e altri documenti indipendenti. La censura è quindi respinta.

Terzo motivo: rischio di confusione

Il Tribunale conferma la valutazione complessiva della commissione di ricorso sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. I prodotti sono identici, poiché "beers and ales" ricomprende il prodotto coperto dal marchio anteriore, ossia "bitter beer". Quanto ai segni, il Tribunale rileva che:

• il marchio richiesto è composto da "STONE BREWING";
• il marchio anteriore è "STONES";
• l’elemento "brewing" è descrittivo o comunque scarsamente distintivo rispetto alle bevande in questione;
• l’elemento dominante del segno richiesto è dunque "STONE". Sul piano visivo e fonetico, la differenza tra "STONE" e "STONES" è minima; sul piano concettuale i termini evocano rispettivamente una pietra e più pietre, con elevata vicinanza semantica. La diversità invocata dal ricorrente, fondata su possibili riferimenti a "The Rolling Stones" o a un cognome, non è ritenuta sufficiente a neutralizzare la somiglianza complessiva. Il Tribunale conferma anche che il marchio anteriore ha una distintività normale, perché non descrive i prodotti. L’asserita alta distintività del marchio richiesto è irrilevante nella valutazione dell’opposizione. Tenuto conto dell’identità dei prodotti, dell’elevata somiglianza dei segni e della distintività normale del marchio anteriore, il rischio di confusione è correttamente accertato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Stone Brewing Co. LLC a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd. L’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza.

Principi ricavabili dalla decisione

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione, la prova dell’uso genuino può basarsi su un fascio di elementi convergenti e non richiede un volume di vendita elevatissimo o una diffusione su tutto il mercato dell’Unione. Conferma inoltre che l’EUIPO gode di un ampio margine nel decidere sulla sospensione del procedimento, ma tale potere deve essere esercitato sulla base delle circostanze concrete e del bilanciamento degli interessi delle parti. Infine, evidenzia che, in presenza di prodotti identici e segni fortemente simili, un elemento descrittivo o debole nel marchio richiesto non è idoneo a escludere il rischio di confusione.