Tribunale, Sentenza T-302/24

Invalidità del marchio UE "OMV!" per pregiudizio alla reputazione dei marchi anteriori

Il Tribunale dell'Unione europea, Quinta? No: Eighth Chamber, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da OMV AG contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La controversia riguarda il segno verbale "OMV!" e i marchi figurativi anteriori "OMV", invocati per opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

OMV AG aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE "OMV!", registrato per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza, relativi a cosmetici e prodotti non soggetti a prescrizione per l'area vaginale. La domanda si fondava sui marchi anteriori UE figurativi n. 000221598 e n. 000221606, registrati nel 1997 e rinnovati fino all'8 settembre 2027, protetti per prodotti e servizi delle classi 1, 4, 37 e 40, in particolare nel settore petrolifero, dei lubrificanti, dei carburanti e della lavorazione di petrolio e gas.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda in toto; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto. Secondo quest'ultima, non vi era somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto e, pur riconoscendo un'elevata reputazione dei marchi anteriori in Austria, non esisteva un nesso tra i segni che potesse fondare la protezione rafforzata dell'articolo 8, paragrafo 5.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, che consente la dichiarazione di nullità di un marchio UE quando ricorrono le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 5. Quest'ultima disposizione vieta la registrazione di un marchio simile a un marchio anteriore dotato di reputazione, anche per prodotti o servizi non simili, quando l'uso del segno contestato, senza giusto motivo, possa trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale richiama inoltre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), richiamato dalla ricorrente in via subordinata, ma nella decisione finale non è stato necessario pronunciarsi sul secondo motivo. Sul piano processuale, la pronuncia menziona l'articolo 72 e l'articolo 95 del regolamento 2017/1001, relativi rispettivamente al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'EUIPO e al perimetro fattuale e giuridico del sindacato del Tribunale, nonché l'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per la decisione senza fase orale.

Reputazione eccezionale dei marchi anteriori

Un punto centrale del ragionamento riguarda il livello di notorietà dei marchi "OMV". La commissione di ricorso aveva riconosciuto una reputazione elevata in Austria per i prodotti e servizi delle classi 4, 37 e 40. Il Tribunale ha però rilevato che la ricorrente aveva già dedotto nel procedimento amministrativo una reputazione "eccezionale", cioè estesa oltre il pubblico rilevante per i beni e servizi registrati, e che la prova prodotta - in particolare uno studio del 2020 sull'awareness trasversale dei marchi in Austria - mostrava un riconoscimento del 96% presso il pubblico generale.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che i marchi anteriori godevano di una reputazione eccezionale in Austria, superiore a quella ordinaria e tale da oltrepassare il solo settore petrolifero. La commissione di ricorso ha quindi commesso un errore di valutazione nel limitarsi a qualificare la reputazione come "alta" anziché eccezionale.

Carattere distintivo rafforzato dei marchi anteriori

Il Tribunale collega la reputazione eccezionale a un carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori. Ha osservato che il riconoscimento molto diffuso di "OMV" nel pubblico austriaco dimostrava un forte carattere distintivo acquisito con l'uso. Ciò ha rafforzato la probabilità che il pubblico colleghi il segno contestato al segno anteriore, nonostante l'assenza di confusione in senso stretto.

Comparazione dei segni, dei prodotti e dei canali di distribuzione

Non era contestato che i segni fossero visivamente molto simili e foneticamente identici. Il Tribunale ha invece affrontato il giudizio sui prodotti e servizi, osservando che quelli del marchio contestato appartengono al settore cosmetico e sanitario, mentre quelli dei marchi anteriori riguardano prodotti petroliferi, lubrificanti, carburanti e servizi di estrazione e lavorazione di risorse naturali.

Pur escludendo che i prodotti e servizi fossero simili o complementari, il Tribunale ha ritenuto che non si potesse escludere una certa prossimità: in particolare, ha dato rilievo alla possibile sovrapposizione parziale dei canali di distribuzione, poiché non era escluso che alcune stazioni di servizio potessero vendere anche prodotti per la cura personale, e al fatto che il pubblico di riferimento coincideva quanto meno per la parte di pubblico generico.

Nesso tra i segni e conseguenze sull'articolo 8, paragrafo 5

Sulla base della combinazione di fattori - quasi identità dei segni, reputazione eccezionale e carattere distintivo rafforzato dei marchi anteriori, e certa prossimità tra mercati e canali di distribuzione - il Tribunale ha ritenuto errata la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non esisteva alcun nesso tra i segni. Tale nesso è un presupposto essenziale dell'articolo 8, paragrafo 5, e la sua esclusione ha condotto anche a negare ingiustificatamente il rischio di vantaggio indebito o pregiudizio.

Poiché la commissione di ricorso non aveva esaminato compiutamente la quarta condizione dell'articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale non ha svolto esso stesso tale valutazione e ha rinviato la questione al livello amministrativo, annullando la decisione impugnata.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 aprile 2024 e ha condannato l'EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da OMV AG.