Corte di giustizia, Sentenza C-361/22

Uso referenziale del marchio altrui e limiti della direttiva 2008/95/CE

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo (Spagna) in una controversia tra Inditex, titolare del marchio ZARA, e Buongiorno Myalert SA, accusata di aver utilizzato il segno ZARA in una campagna promozionale. Il nodo interpretativo riguarda la portata della limitazione agli effetti del marchio prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE.

Fatti e procedimento principale

Buongiorno aveva lanciato una campagna per un abbonamento a pagamento a un servizio di invio di contenuti multimediali via SMS, denominato "Club Blinko", offrendo tra i premi un "buono regalo ZARA". Dopo aver cliccato su un banner pubblicitario, l’utente vedeva comparire il segno "ZARA" incorniciato in un rettangolo, richiamante il formato di un buono regalo. Inditex ha agito per contraffazione sostenendo che l’uso del segno integrasse violazione dei diritti esclusivi derivanti dal marchio notorio.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• l’articolo 267 TFUE;
• l’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE, sui diritti conferiti dal marchio;
• l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE, sulla limitazione degli effetti del marchio;
• l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436, che contiene una formulazione più ampia della limitazione;
• la precedente prima direttiva 89/104/CEE, il cui articolo 6, paragrafo 1, lettera c), aveva formulazione identica a quella della direttiva 2008/95/CE.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se la norma previgente dovesse essere letta come comprensiva dell’uso generale del marchio altrui per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare, come sembra esprimere oggi l’articolo 14 della direttiva 2015/2436, oppure se la limitazione fosse ristretta ai soli casi in cui l’uso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio del terzo.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Inditex. Osserva che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza della questione, e che non emerge in modo manifesto il carattere ipotetico del rinvio. La Corte precisa inoltre che il fatto che, per decidere la controversia, il giudice nazionale possa dover esaminare anche altre disposizioni non rende irricevibile la questione posta.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione alla luce del fatto che, ratione temporis, si applicava la direttiva 2008/95/CE. Sottolinea anzitutto che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva è più limitata di quella dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436: nella prima, la norma riguarda solo l’uso necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, mentre nella seconda compare espressamente una formula più ampia riferita anche all’uso per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare del marchio.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Gillette e Portakabin, secondo cui la limitazione mira a conciliare tutela del marchio, libera circolazione delle merci e libera prestazione dei servizi, consentendo ai fornitori di prodotti o servizi complementari di informare il pubblico sul nesso utilitaristico con i prodotti o servizi del titolare del marchio. Tuttavia, tale ambito resta circoscritto ai casi in cui l’uso del marchio sia effettivamente necessario per indicarne la destinazione.

Quanto alla direttiva 2015/2436, la Corte osserva che la sua genesi legislativa dimostra la volontà del legislatore di introdurre una limitazione esplicita e più ampia per l’uso referenziale in generale, e non di limitarsi a precisare il contenuto della norma precedente. Ne deriva che la nuova formulazione non può essere trasposta retroattivamente alla disciplina applicabile ai fatti del 2010.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che consente l’uso del marchio altrui nel commercio, per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare, solo quando tale uso sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commercializzato o di un servizio offerto dal terzo, e purché sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Principio affermato

La Corte afferma che la limitazione degli effetti del marchio prevista dalla direttiva 2008/95/CE non copre qualsiasi uso "referenziale" del segno altrui: la protezione è sacrificata solo nei casi in cui il richiamo al marchio sia indispensabile per informare il pubblico sulla destinazione del prodotto o servizio del terzo. La diversa formulazione della direttiva 2015/2436 segna un ampliamento della disciplina, non un’interpretazione autentica della norma precedente.