Regolamento (UE) 2018/625

Regolamento delegato (UE) 2018/625 sul marchio dell’Unione europea

Il regolamento completa il regolamento (UE) 2017/1001 fissando regole procedurali dettagliate per il funzionamento del sistema del marchio UE dinanzi all’EUIPO e alle commissioni di ricorso. La ratio è quella di rendere più coerenti, celeri e prevedibili i procedimenti, aggiornando i riferimenti normativi dopo la codificazione del 2017 e recependo prassi e giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ambito e finalità generali

L’atto disciplina in modo unitario una pluralità di procedimenti: opposizione, modifica della domanda, decadenza, nullità, cessione a favore di agente non autorizzato, ricorsi, notifiche, termini, sospensione, interruzione, rappresentanza e registrazioni internazionali che designano l’Unione. Il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e contiene specifiche norme transitorie per escludere o mantenere il vecchio regime rispetto ad atti e procedimenti iniziati prima del 1o ottobre 2017.

Procedura di opposizione

L’opposizione può essere fondata su marchi anteriori o altri diritti anteriori rientranti nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001, purché l’opponente sia legittimato a invocare tutti i diritti indicati. L’atto di opposizione deve identificare con precisione la domanda impugnata, il diritto anteriore, i motivi dell’opposizione e i prodotti o servizi contestati; in difetto, l’opposizione può essere dichiarata irricevibile o considerata proposta contro tutti i prodotti e servizi della domanda.

Il regolamento distingue chiaramente tra fase di ricevibilità e fase di merito. Tra le irregolarità rilevanti figurano il mancato pagamento della tassa, il deposito tardivo, l’uso di una lingua non ammessa o la mancata traduzione; per alcune carenze formali è previsto un invito a regolarizzare entro due mesi. Una volta considerata ricevibile l’opposizione, la fase in contraddittorio inizia dopo due mesi dalla comunicazione dell’EUIPO, prorogabili fino a un massimo complessivo di 24 mesi su richiesta di entrambe le parti.

Motivazione, prove e prova dell’uso

L’opponente deve motivare l’opposizione con fatti, argomenti e prove, dimostrando l’esistenza, validità ed estensione del diritto anteriore e il proprio diritto a proporre l’opposizione. Per i diritti anteriori rilevano prove specifiche: certificati di deposito o registrazione, documentazione sul contenuto del diritto nazionale, prova della notorietà o dell’uso nella normale prassi commerciale, nonché elementi sul rapporto con l’agente nei casi di assenza di consenso del titolare.

Se il richiedente contesta l’uso del marchio anteriore, l’opponente deve fornire la prova dell’uso effettivo o, se del caso, le ragioni del mancato uso. La prova deve indicare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso e può essere costituita da documenti commerciali tipici, come fatture, listini, cataloghi, imballaggi, fotografie e pubblicità. L’EUIPO può esercitare un potere discrezionale sulle prove tardive, valutando rilevanza, fase del procedimento e ragioni del ritardo.

Opposizioni multiple e chiusura anticipata

Se contro la stessa domanda sono proposte più opposizioni, l’EUIPO può riunirle in un unico procedimento e successivamente separarle. Se la domanda viene ritirata, limitata o respinta in un procedimento parallelo, oppure se le parti raggiungono un accordo, il procedimento di opposizione viene chiuso; in caso di chiusura per ritiro o limitazione prima dell’avvio del contraddittorio, la tassa può essere rimborsata. Quando una sola opposizione determina già il rigetto della domanda, le altre sospese si estinguono e l’EUIPO rimborsa il 50% della tassa, se la sospensione è intervenuta prima della fase in contraddittorio.

Decadenza, nullità e cessione

La disciplina di decadenza e nullità ricalca, in larga parte, quella dell’opposizione. La domanda deve indicare il marchio impugnato, i motivi giuridici, l’identità del richiedente e i prodotti o servizi interessati; se questi ultimi non sono specificati, la domanda si presume diretta contro tutti i prodotti o servizi del marchio contestato. Per le nullità relative sono richiesti ulteriori elementi concernenti il diritto anteriore invocato, la sua natura, rappresentazione e portata territoriale.

Sono previsti termini formali stringenti: se la tassa non è pagata, la domanda è considerata non presentata; se manca la traduzione della domanda entro un mese, la domanda è irricevibile; per alcune irregolarità è concesso un termine di due mesi per la regolarizzazione. Nel merito, il richiedente deve provare i fatti e gli argomenti a sostegno della domanda; nei casi di nullità fondata su diritti anteriori o su marchi anteriori, si applicano mutatis mutandis le stesse regole probatorie viste per l’opposizione.

L’articolo 20 estende la medesima cornice procedurale alla domanda di cessione del marchio registrato a nome di un agente non autorizzato, configurandola come alternativa sostanziale alla nullità.

Ricorsi e commissioni di ricorso

Il titolo sui ricorsi disciplina in modo molto dettagliato contenuto dell’atto di ricorso, memoria dei motivi, risposta del convenuto, impugnazione incidentale, replica e controreplica. Il ricorso va proposto entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata, mentre la memoria contenente i motivi va depositata entro quattro mesi. Il mancato rispetto di tali termini, o l’omessa regolarizzazione delle carenze formali, comporta l’irricevibilità; se la tassa di ricorso è pagata tardivamente, il ricorso si considera non presentato.

L’esame della commissione di ricorso è in linea generale limitato ai motivi dedotti dalle parti, salvo questioni di forma sostanziale o necessarie per la corretta applicazione del regolamento. Sono però previsti limiti e condizioni per l’ammissione di fatti e prove nuovi: essi devono essere potenzialmente rilevanti e giustificati da valide ragioni di deposito tardivo. La commissione può inoltre pronunciarsi su richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato.

Organizzazione interna delle commissioni di ricorso

Il regolamento contiene una disciplina molto analitica dell’organizzazione interna: assegnazione delle cause, nomina del relatore, casi decisi da un solo membro, formazione della commissione allargata, deliberazioni, votazioni e firme. Il presidium fissa i criteri obiettivi di assegnazione, le regole di astensione e ricusazione e le istruzioni per la cancelleria. Il cancelliere gestisce la cancelleria e assicura il rispetto dei requisiti formali e dei termini.

La commissione allargata interviene, tra l’altro, quando occorre discostarsi da una precedente interpretazione della commissione allargata o in presenza di decisioni divergenti tra commissioni di ricorso. Le sue deliberazioni richiedono un quorum minimo di sette membri, incluso il presidente e il relatore, e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Procedura orale, prove e documentazione

La procedura orale può svolgersi nella lingua procedurale o in altra lingua ufficiale dell’Unione concordata tra le parti, con possibilità di videoconferenza o altri mezzi tecnici. L’EUIPO può sentire parti, testimoni e periti, disporre ispezioni e richiedere il deposito di somme a copertura delle spese istruttorie. Il verbale della procedura orale o la sua registrazione fanno parte del fascicolo e vengono notificati alle parti.

Per le prove scritte, il regolamento impone un formato ordinato: gli elementi probatori devono essere allegati a memorie numerate progressivamente e corredate da indice. Se la parte non rispetta tali requisiti, l’EUIPO può invitare a sanare le irregolarità; in caso contrario il documento non viene preso in considerazione se non è possibile collegarlo chiaramente al motivo o argomento pertinente.

Notifiche, comunicazioni e moduli

Le notifiche dell’EUIPO possono avvenire per mezzi elettronici, posta/corriere o pubblicazione di un avviso. Sono previste presunzioni di perfezionamento, in particolare al decimo giorno dopo la spedizione per le notifiche postali o via corriere e per la posta ordinaria. Se il destinatario ha un rappresentante, la notifica si effettua al rappresentante e produce gli stessi effetti della notifica alla parte rappresentata.

Il regolamento riconosce anche la validità delle comunicazioni inviate dal rappresentante debitamente autorizzato e disciplina i casi di irregolarità della notifica. Inoltre, l’EUIPO deve rendere disponibili moduli gratuiti e compilabili online per le principali domande e atti, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Termini, sospensione, interruzione e revoca

Le regole sui termini stabiliscono il criterio generale di decorrenza dal giorno successivo all’evento rilevante, con norme di calcolo per giorni, settimane, mesi e anni. L’Ufficio può prorogare i termini su richiesta motivata, salvo termini specifici o massimi fissati da altri atti. Se la scadenza cade in un giorno di chiusura dell’Ufficio o di interruzione generale del servizio postale o dei collegamenti elettronici autorizzati, il termine slitta al primo giorno utile.

Il procedimento può essere sospeso d’ufficio o su richiesta motivata, e, se entrambe le parti lo chiedono, fino a sei mesi prorogabili fino a due anni complessivi. L’interruzione del procedimento è disciplinata con particolare attenzione alla rappresentanza: se non viene designato un nuovo rappresentante nei casi di rappresentanza obbligatoria, la domanda può considerarsi ritirata.

La revoca di decisioni e la cancellazione di iscrizioni nel registro sono possibili quando ricorrono le condizioni dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001; la parte interessata deve essere previamente sentita, e se l’atto è pubblicato lo è anche la revoca o cancellazione.

Rappresentanza e mandatari abilitati

Il regolamento definisce il rappresentante comune nei casi di pluralità di richiedenti o di contitolari e disciplina la procura rilasciata a dipendenti, avvocati e mandatari abilitati. La procura va depositata solo se richiesta dall’EUIPO o dalla controparte in procedimenti pluriparte. È ammessa la procura generale, e gli atti compiuti dal rappresentante restano efficaci solo se la procura viene poi confermata nei termini indicati, salvo il deposito della domanda.

L’elenco dei mandatari abilitati può essere oggetto di radiazione d’ufficio in caso di decesso, incapacità, perdita della cittadinanza SEE, cessazione del requisito di stabilimento/impiego nel SEE o perdita dell’abilitazione. È prevista anche la sospensione dell’iscrizione quando sia sospesa l’abilitazione dinanzi agli uffici nazionali o al Benelux IP Office.

Registrazioni internazionali che designano l’Unione

Per i marchi collettivi e di certificazione designati tramite registrazione internazionale, l’EUIPO può emettere anche un rifiuto provvisorio d’ufficio in presenza di motivi assoluti o di vizi del regolamento d’uso. Le opposizioni contro registrazioni internazionali devono contenere indicazioni specifiche sulla registrazione internazionale, sui prodotti/servizi contestati e sul titolare; si applicano, con adattamenti, le regole generali in materia di opposizione.

Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a farsi rappresentare e non designa un rappresentante entro due mesi dalla notifica della comunicazione di opposizione, l’EUIPO rifiuta la protezione nell’Unione. In presenza di un rifiuto provvisorio d’ufficio, la procedura di opposizione è sospesa; se il rifiuto diventa definitivo, non è adottata alcuna decisione sulle spese e la tassa di opposizione non è rimborsata.

Se non vi sono opposizioni, né rifiuti provvisori d’ufficio, né obiezioni di terzi, l’EUIPO invia all’Ufficio internazionale la dichiarazione di concessione di protezione, che produce gli stessi effetti della comunicazione di ritiro del rifiuto.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in generale, da tale data. Tuttavia, molte disposizioni non si applicano ad atti o procedimenti avviati prima del 1o ottobre 2017, secondo un elenco dettagliato che copre opposizioni, decadenza/nullità, ricorsi, procedure orali, notifiche, moduli, termini, revoche, sospensioni, interruzioni, rappresentanza e registrazioni internazionali. L’obiettivo è evitare effetti retroattivi e preservare la continuità procedurale dei casi già pendenti.