Tribunale, Sentenza T-487/21

Marchio dell’Unione europea tattile di posizione: diniego annullato per errata applicazione della base giuridica

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la registrazione di un segno qualificato dalla richiedente come marchio tattile di posizione. Il Tribunale, nella Decima Sezione ampliata, esamina il rapporto tra i requisiti di validità del segno ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e l’impedimento assoluto alla registrazione per difetto di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Fatti e procedimento amministrativo

La Neoperl AG aveva depositato il 1º settembre 2016 una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno riferito a un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell’acqua. Il segno era descritto come una struttura costituita da lamelle circolari, concentriche ed elastiche, deformabili al tocco, mentre il resto della sagoma era rivendicato senza protezione.

L’EUIPO aveva inizialmente sollevato obiezioni formali, ritenendo che i marchi tattili non fossero in generale accettati e suggerendo una riqualificazione come marchio di posizione. L’esaminatrice aveva poi respinto la domanda per insufficiente precisione della rappresentazione. In sede di ricorso, tuttavia, la commissione di ricorso aveva ritenuto decisivo l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), reputando il segno privo di carattere distintivo.

Questione preliminare: ambito di applicazione della legge e potere/dovere di rilievo d’ufficio

La ricorrente invocava la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la commissione di ricorso avesse trascurato le peculiarità del marchio tattile e non avesse istruito adeguatamente i fatti. Il Tribunale osserva però che la questione centrale non era solo la distintività, ma la base giuridica stessa applicata dalla commissione di ricorso.

Richiamando il principio iura novit curia e la natura di ordine pubblico del motivo relativo all’ambito di applicazione della legge, il Tribunale rileva d’ufficio che non poteva essere esaminata la distintività ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), senza accertare prima se il segno potesse costituire un marchio ai sensi dell’articolo 4. Il contraddittorio è stato rispettato perché il Tribunale ha sottoposto alle parti un quesito specifico in udienza e per iscritto.

Normativa rilevante e criterio temporale applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda è stata presentata il 1º settembre 2016, le disposizioni sostanziali applicabili sono quelle del regolamento n. 207/2009, come eventualmente modificato dal regolamento 2015/2424, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento 2017/1001. Vengono in rilievo, in particolare, l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

Ragionamento del Tribunale sulla sequenza corretta dell’esame

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 consente la registrazione solo dei segni riproducibili graficamente e idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. La rappresentazione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva.

Ne consegue che il carattere distintivo di un segno può essere valutato solo dopo aver verificato che il segno costituisca effettivamente un marchio, cioè dopo aver accertato la conformità all’articolo 4. La commissione di ricorso, invece, aveva omesso tale passaggio e aveva affrontato direttamente la lettera b) dell’articolo 7, presupponendo irrilevante la questione dell’idoneità del segno a costituire marchio.

Valutazione concreta del segno richiesto

Sul merito, il Tribunale riconosce che la struttura del segno, raffigurata all’estremità dell’elemento sanitario cilindrico, poteva essere rappresentata graficamente. Tuttavia, l’impressione tattile rivendicata — basata sull’elasticità e deformabilità delle lamelle al tatto — non risultava in modo preciso e completo dalla rappresentazione grafica in sé.

La descrizione allegata alla domanda, sebbene possa accompagnare la rappresentazione grafica, non può contraddirla né ampliare l’oggetto della protezione richiesta. Nel caso concreto, la descrizione non si limitava a chiarire la rappresentazione, ma cercava di estendere la tutela a un aspetto tattile non desumibile graficamente, creando dubbi sull’oggetto e sulla portata del segno.

Il Tribunale esclude inoltre l’applicabilità del regolamento di esecuzione 2018/626, poiché il suo titolo II non si applica alle domande presentate prima del 1º ottobre 2017; per tali domande restano applicabili le disposizioni transitorie del regolamento n. 2868/95.

Esito: inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Poiché il segno non soddisfaceva l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, esso ricadeva nell’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Da ciò il Tribunale trae la conseguenza decisiva: l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non era applicabile alla domanda di registrazione, e la commissione di ricorso non poteva fondare su tale disposizione il rigetto del ricorso amministrativo.

Dispositivo e spese

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2021 è annullata. L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio ricavabile per la pratica professionale

Per i marchi non convenzionali, e in particolare per i marchi tattili di posizione, la verifica della distintività non può essere isolata dalla verifica preliminare della stessa esistenza del segno come marchio registrabile. La descrizione può integrare la rappresentazione grafica solo in funzione chiarificatrice e non può colmare l’assenza di una rappresentazione completa dell’elemento tattile rivendicato.