Corte di giustizia, Sentenza C-371/18

Nullità del marchio per specificazioni poco chiare e malafede del richiedente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, sorto in una controversia tra Sky plc, Sky International AG e Sky UK Ltd, da un lato, e SkyKick UK Ltd e SkyKick Inc., dall’altro, in materia di contraffazione e validità di marchi UE e nazionali. La Corte è chiamata a precisare, in particolare, se la redazione troppo ampia o poco precisa dell’elenco di prodotti e servizi possa determinare la nullità del marchio e quale rilievo abbia la mancanza di intenzione di utilizzo al momento della domanda.

Contesto normativo e diritto applicabile

La Corte individua il diritto sostanziale applicabile in ragione della data di deposito delle domande di registrazione: per i marchi dell’Unione europea si applica il regolamento (CE) n. 40/94, mentre per il marchio nazionale del Regno Unito si applica la prima direttiva 89/104/CEE. Sono richiamate le disposizioni del regolamento n. 40/94 sugli impedimenti assoluti e sulla nullità, in particolare gli articoli 4, 7, 15, 38, 50, 51 e 96, nonché gli articoli 2, 3, 12 e 13 della direttiva 89/104/CEE.

Fatti e procedimento principale

Sky e a. sono titolari di quattro marchi dell’Unione europea e di un marchio nazionale britannico contenenti il segno "Sky", registrati per un ampio ventaglio di prodotti e servizi, incluse alcune indicazioni delle classi 9 e 38 della classificazione di Nizza. Le società SkyKick hanno proposto domanda riconvenzionale di nullità, sostenendo che talune specificazioni erano eccessivamente vaghe o generiche e che i marchi erano stati depositati in malafede, poiché Sky e a. non avrebbero avuto intenzione di usarli per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede alla Corte:

• se un marchio UE o nazionale possa essere dichiarato nullo, in tutto o in parte, perché la specificazione dei prodotti e servizi non è sufficientemente chiara e precisa;
• se il termine "software" sia, di per sé, troppo generico;
• se la registrazione senza intenzione di uso integri malafede;
• se la malafede possa essere limitata ad alcuni prodotti o servizi;
• se una norma nazionale che impone una dichiarazione di uso o di intenzione in buona fede sia compatibile con il diritto UE.

Ragionamento della Corte sulla chiarezza e precisione dei prodotti e servizi

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 3 della direttiva 89/104/CEE e gli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94 contengono elenchi tassativi dei motivi di nullità, e che tra questi non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini usati per designare i prodotti e servizi. Ne consegue che tale mancanza non può essere elevata a causa autonoma di nullità, né per i marchi nazionali né per i marchi dell’Unione europea.

La Corte respinge anche il tentativo di collegare tale requisito alla regola della rappresentazione grafica o all’ordine pubblico: la necessità di chiarezza richiamata nella giurisprudenza sulla rappresentazione del segno riguarda l’individuazione del segno stesso, non l’elenco dei prodotti e servizi. Analogamente, una specificazione ampia o poco precisa non è, in quanto tale, contraria all’ordine pubblico. La sentenza Chartered Institute of Patent Attorneys non consente di introdurre una nuova causa di nullità per i marchi già registrati.

Ragionamento sulla malafede e sull’assenza di intenzione di uso

Quanto alla malafede, la Corte ricorda che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme per il marchio UE e per i marchi nazionali armonizzati. La malafede sussiste quando emergono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti che mostrano che il richiedente ha depositato la domanda non per partecipare lealmente alla concorrenza, ma per pregiudicare gli interessi di terzi in modo contrario alla correttezza professionale oppure per ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio, in particolare la funzione essenziale di indicazione dell’origine.

La Corte precisa tuttavia che il richiedente non è obbligato a sapere con precisione, già al momento del deposito, quale uso farà del marchio, e dispone di cinque anni per iniziarne l’uso effettivo. La sola assenza di un’attività economica corrispondente ai prodotti o servizi indicati non basta, da sola, a dimostrare la malafede.

Nullità totale o parziale

La Corte afferma che, se la mancanza di intenzione di usare il marchio riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi rivendicati, la malafede sussiste solo per quella parte della domanda. Di conseguenza, anche la nullità deve essere limitata ai prodotti o servizi interessati, in conformità alle norme che prevedono la nullità o la decadenza solo parziale quando il vizio riguarda soltanto una parte delle rivendicazioni.

Compatibilità della norma nazionale britannica

Quanto alla norma nazionale che impone al richiedente di dichiarare che il marchio è già usato o che intende usarlo in buona fede, la Corte afferma che la direttiva 89/104/CEE non osta a una simile previsione procedurale. Gli Stati membri conservano infatti una certa autonomia sulle modalità procedurali di registrazione, decadenza e nullità. Tuttavia, tale obbligo non può trasformarsi in una nuova causa di nullità: la sua violazione può al più costituire un elemento probatorio utile a dimostrare la malafede.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• un marchio UE o nazionale non può essere dichiarato nullo, totale o parzialmente, solo perché i termini che designano prodotti e servizi sono poco chiari o imprecisi;
• la domanda di marchio senza intenzione di uso può costituire malafede solo se accompagnata dall’intento di danneggiare terzi o di ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio;
• se la mancanza di intenzione riguarda soltanto alcuni prodotti o servizi, la malafede è solo parziale;
• la direttiva 89/104/CEE non osta a una norma nazionale che imponga una dichiarazione di uso o di intenzione in buona fede, purché la sua violazione non sia, di per sé, motivo di nullità del marchio già registrato.

Portata pratica della decisione

Per gli operatori, la decisione conferma che l’ampiezza dell’elenco dei prodotti e servizi non è di per sé vizio di nullità, ma può rilevare sul piano della malafede se rivela una strategia di monopolizzazione abusiva. In sede contenziosa, quindi, chi contesta un marchio dovrà provare non solo l’astratta genericità della specificazione, ma anche elementi oggettivi che dimostrino l’intento disonesto del richiedente al momento del deposito.