Tribunale, Sentenza T-13/18

Nullità del marchio UE "Crédit Mutuel" e acquisizione del carattere distintivo mediante l’uso

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il marchio contestato è "Crédit Mutuel", registrato per un ampio elenco di prodotti e servizi, in prevalenza nei settori bancario, finanziario e connessi.

Parti e contesto fattuale

Il ricorrente è Crédit Mutuel Arkéa, banca cooperativa e mutualistica appartenente al gruppo Crédit Mutuel ma concorrente del ramo CM11-CIC. L’interveniente è la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), organo centrale della rete Crédit Mutuel e titolare del marchio contestato. Il ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità: aveva ritenuto che il marchio fosse descrittivo per parte dei prodotti e servizi, ma avesse acquisito carattere distintivo mediante l’uso, mentre non fosse descrittivo per altri prodotti e servizi estranei al settore bancario. La commissione di ricorso ha confermato tale impostazione, distinguendo due categorie di prodotti e servizi:

• una prima categoria, con collegamento sufficientemente diretto e stretto con il settore bancario, per la quale il segno è stato considerato descrittivo e privo di carattere distintivo, ma salvato dall’acquisizione di distintività mediante l’uso;
• una seconda categoria, ritenuta non descrittiva e distintiva.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorso principale del Crédit Mutuel Arkéa sollevava tre nuclei di censure:

• la presunta erronea applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, quanto al carattere descrittivo per la seconda categoria di prodotti e servizi;
• la violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 7, paragrafo 3, sul carattere distintivo acquisito mediante l’uso per la prima categoria;
• la critica alle prove e alla qualificazione dell’uso come uso in quanto marchio. Il ricorso incidentale della CNCM mirava, invece, a ottenere la riforma/annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto il marchio descrittivo per la prima categoria.

Normativa rilevante

Le disposizioni centrali sono:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sugli impedimenti assoluti per i segni descrittivi;
• l’articolo 7, paragrafo 3, sul carattere distintivo acquisito mediante l’uso;
• l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), sulla nullità per registrazione contraria all’articolo 7;
• l’articolo 59, paragrafo 2, che esclude la nullità se il marchio ha acquisito distintività dopo la registrazione;
• l’articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al ricorso incidentale. Il Tribunale richiama inoltre la direttiva 2002/92/CE solo incidentalmente, a proposito del concetto di bancassicurazione.

Ragionamento sul carattere descrittivo

Il Tribunale richiama i principi consolidati: un segno è descrittivo solo se il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente, senza ulteriore riflessione, come descrizione della specie, destinazione o altra caratteristica del prodotto o servizio. La valutazione va fatta in relazione al pubblico interessato e ai prodotti/servizi concreti.

Quanto al significato di "Crédit Mutuel", il Tribunale conferma la lettura della commissione di ricorso: l’espressione rinvia a una tipologia di attività bancaria svolta dalle banche mutualistiche, cioè a un modello di attività bancaria e non semplicemente a un nome privo di significato. Tale significato è confermato anche dalla giurisprudenza nazionale francese richiamata, pur senza efficacia vincolante.

Esito sul ricorso incidentale

La CNCM sosteneva che il marchio non fosse descrittivo perché percepito come segno distintivo della rete Crédit Mutuel. Il Tribunale respinge il ricorso incidentale perché tale argomento attiene non al carattere descrittivo intrinseco, ma eventualmente all’acquisizione di distintività mediante l’uso. La circostanza che l’espressione sia riservata o regolamentata nel diritto nazionale non impedisce, di per sé, la sua valutazione come descrittiva ai fini del diritto UE dei marchi.

Esito sul primo motivo del ricorso principale

Il Tribunale conferma che il marchio è descrittivo per i prodotti e servizi della prima categoria, cioè quelli strettamente connessi al settore bancario. Per la seconda categoria, invece, il ricorrente non dimostra una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti/servizi tali da far percepire immediatamente una descrizione della loro destinazione o di altra caratteristica. Il mero fatto che tali prodotti e servizi possano essere usati nel contesto bancario non basta.

Il Tribunale distingue i precedenti invocati dal ricorrente, osservando che in quei casi il segno rinviava a caratteristiche specifiche e funzionali del prodotto o servizio, mentre qui manca un nesso immediato tra "Crédit Mutuel" e i prodotti/servizi della seconda categoria.

Esito sui servizi assicurativi e sulla bancassicurazione

Per i servizi assicurativi e connessi, il Tribunale sottolinea che il settore assicurativo e quello bancario perseguono finalità diverse. Il riferimento astratto alla bancassicurazione o al fatto che banche e assicurazioni facciano parte dello stesso gruppo economico non dimostra che il segno sia descrittivo anche di tali servizi. Spetta al richiedente la nullità fornire elementi concreti, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Ragionamento sull’acquisizione del carattere distintivo mediante l’uso

Per i prodotti e servizi della prima categoria, la Corte ricorda che un marchio inizialmente privo di distintività può acquisirla mediante l’uso solo se una quota rilevante del pubblico lo identifica come proveniente da un’impresa determinata, ossia da un’unica impresa sotto il cui controllo i prodotti o servizi sono realizzati o forniti, e alla quale sia attribuibile la responsabilità della loro qualità.

Il Tribunale ritiene che le prove prodotte dalla CNCM mostrino, al massimo, che il segno "Crédit Mutuel" è percepito come indicazione di appartenenza a un gruppo o a una rete bancaria, e non come marchio individuale che garantisce l’origine da un’unica impresa. La funzione essenziale del marchio individuale non è infatti quella di segnalare un’origine collettiva, ma una sola origine commerciale sotto controllo unitario.

Perché l’uso provato non basta

Il Tribunale osserva che:

• la CNCM non esercita attività bancaria diretta;
• le banche del gruppo sono strutturate in due gruppi autonomi e concorrenti;
• l’uso del segno avviene spesso insieme ad altri marchi o loghi, proprio per distinguere l’origine commerciale tra i diversi enti;
• le prove d’opinione mostrano associazione a una banca o a un organismo finanziario, non alla CNCM come impresa unica responsabile della qualità.

Il Tribunale esclude anche che la nozione di "unica impresa" possa essere ricavata dalle definizioni del diritto della concorrenza o dalla vigilanza prudenziale: nel diritto dei marchi UE essa ha contenuto autonomo e richiede il controllo sui prodotti e servizi, non solo sulla struttura finanziaria o amministrativa del gruppo.

Conseguenze sulla decisione impugnata

Poiché non è dimostrato che il marchio individuale abbia svolto la funzione essenziale di indicazione di origine commerciale da un’unica impresa, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere provato l’acquisto di carattere distintivo mediante l’uso per i prodotti e servizi della prima categoria. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata limitatamente a tale parte.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha ritenuto che il marchio avesse acquisito carattere distintivo mediante l’uso per i prodotti e servizi descrittivi e non distintivi;
• respinge il ricorso per il resto;
• respinge il ricorso incidentale. Quanto alle spese, applica una ripartizione proporzionale tra le parti per il ricorso principale e pone le spese del ricorso incidentale a carico della CNCM.

Principio pratico per gli operatori

La decisione mostra che la prova dell’acquisizione di carattere distintivo mediante l’uso richiede che il marchio individuale sia percepito come indicatore di origine di un’unica impresa e non semplicemente come marchio ombrello, segno di appartenenza a un gruppo o indicazione di origine collettiva. Nei settori regolamentati, la sola circostanza che il segno sia legato a una denominazione legale o a una rete autorizzata non elimina il giudizio di descrittività né sostituisce la prova rigorosa dell’effettiva distintività acquisita.