Corte di giustizia, Sentenza C-211/24

Disegno o modello comunitario modulare e contraffazione di elementi di un gioco di costruzione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra LEGO A/S e Pozitív Energiaforrás Kft. La Corte è chiamata a interpretare il regolamento (CE) n. 6/2002 in relazione a disegni o modelli comunitari relativi a elementi di connessione e di assemblaggio di un sistema modulare, con particolare attenzione alla nozione di "utilizzatore informato" e ai rimedi in caso di contraffazione.

Contesto normativo rilevante

La Corte ricorda che la controversia va decisa sulla base della versione originaria del regolamento n. 6/2002, poiché i fatti sono anteriori alla modifica introdotta dal regolamento (UE) 2024/2822. Vengono richiamati, tra gli altri, i considerando 7, 10, 11 e 14, che evidenziano: la funzione di incentivo all’innovazione della tutela dei disegni e modelli; la necessità di non ostacolare l’innovazione tecnica con la protezione di caratteristiche dettate unicamente da funzione tecnica; la particolare rilevanza commerciale dei particolari meccanici dei prodotti modulari; e il criterio dell’impressione generale sull’utilizzatore informato.

Sono inoltre centrali le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19 e 89 del regolamento n. 6/2002. In particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 3, prevede una deroga al paragrafo 2 per i disegni o modelli destinati a consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili in un sistema modulare;
• l’articolo 10 disciplina l’estensione della protezione in base all’impressione generale sull’utilizzatore informato;
• l’articolo 89, paragrafo 1, prevede le ordinanze da adottare in caso di contraffazione, salvo la presenza di "motivi particolari".

Fatti e procedimento principale

LEGO A/S è titolare di due disegni o modelli comunitari registrati: uno concernente un elemento di connessione per giochi di costruzione, l’altro un elemento modulare a forma di mattoncino con protuberanze e tubi di assemblaggio. Tali elementi sono parte di sistemi modulari di costruzione in plastica.

Pozitív Energiaforrás Kft. aveva cercato di importare in Ungheria giochi di costruzione a marchio Qman che comprendevano, tra l’altro, elementi ritenuti da LEGO contraffattori dei suoi modelli. Dopo il sequestro amministrativo delle merci, LEGO ha chiesto al giudice nazionale il mantenimento di tale sequestro e, successivamente, ha promosso un’azione per contraffazione.

I giudici ungheresi di merito avevano avuto valutazioni divergenti sulla percezione dell’utilizzatore informato: il giudice di primo grado aveva ritenuto che i prodotti contestati producessero un’impressione generale diversa; la corte d’appello e poi la Kúria avevano invece concluso per l’assenza di impressione generale diversa, applicando un criterio non tecnico ma centrato sulla percezione complessiva del prodotto.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

• se, per i disegni o modelli protetti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, l’estensione della protezione ex articolo 10 debba essere valutata sulla base di un utilizzatore informato dotato di competenze tecniche e incline a un esame minuzioso e analitico, con impressione generale fondata soprattutto su elementi tecnici;
• se, qualora la contraffazione riguardi solo pochi elementi di un sistema modulare, quantitativamente limitati rispetto all’insieme, ciò possa integrare "motivi particolari" ex articolo 89, paragrafo 1, tali da consentire al giudice di non pronunciare una o più ordinanze previste da tale disposizione.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da LEGO. Ribadisce che, nel rinvio pregiudiziale, la rilevanza delle questioni spetta in via di principio al giudice nazionale e che l’interpretazione richiesta gode di presunzione di pertinenza, salvo ipotesi manifeste di irrilevanza o carenza di elementi necessari. Nel caso di specie, le questioni riguardano direttamente la portata della tutela e dei rimedi nel procedimento principale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte chiarisce che l’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 si applica anche ai disegni o modelli rientranti nell’articolo 8, paragrafo 3. L’elemento decisivo resta l’"impressione generale" suscitata sull’utilizzatore informato, che è una percezione visiva dell’aspetto del prodotto.

Quanto alla nozione di utilizzatore informato, la Corte conferma la propria giurisprudenza: si tratta di un soggetto intermedio tra il consumatore medio e la persona competente in materia. Non è un esperto tecnico, ma nemmeno un consumatore qualunque; conosce i modelli esistenti nel settore e presta un livello di attenzione relativamente elevato. Tale nozione non cambia per il solo fatto che il disegno o modello sia protetto in quanto sistema modulare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

La Corte ammette che il livello di attenzione possa variare secondo il settore, ma esclude che si possa trasformare l’utilizzatore informato in un tecnico professionista o fondare la valutazione prevalentemente su considerazioni tecniche.

Quanto al margine di libertà dell’autore, la Corte precisa che quanto più tale margine è ristretto, tanto più piccole differenze possono bastare per produrre un’impressione generale diversa. In un sistema modulare, le caratteristiche di interconnessione protette dall’articolo 8, paragrafo 3, devono essere prese in considerazione nella valutazione dell’impressione visiva generale; tuttavia, la presenza di elementi di connessione identici o molto simili può ostacolare la constatazione di un’impressione generale diversa.

La Corte collega questa lettura alla finalità del regolamento: da un lato, favorire l’innovazione e tutelare le caratteristiche innovative dei prodotti modulari; dall’altro, consentire anche agli altri operatori di innovare creando elementi di connessione con aspetto nuovo e diverso.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte interpreta la nozione di "motivi particolari" dell’articolo 89, paragrafo 1, in modo uniforme e restrittivo. Essa riguarda situazioni eccezionali e circostanze di fatto specifiche, nelle quali il comportamento contestato presenti caratteristiche tali da giustificare il mancato rilascio delle ordinanze normalmente dovute in caso di accertata contraffazione.

La sola circostanza che la contraffazione riguardi solo alcuni elementi di un sistema modulare, e in numero ridotto rispetto al complesso dei componenti, non basta a integrare di per sé tali motivi particolari. In altre parole, la parzialità o limitata estensione quantitativa della violazione non consente, da sola, al giudice nazionale di disapplicare i rimedi previsti dall’articolo 89, paragrafo 1.

Dispositivo e principi affermati

La Corte risponde che:

• l’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che la protezione dei disegni o modelli di cui all’articolo 8, paragrafo 3, si valuta con riferimento all’impressione generale prodotta su un utilizzatore informato non tecnico-professionale, dotato di conoscenze del settore e di un grado di attenzione relativamente elevato;
• l’articolo 89, paragrafo 1, va interpretato nel senso che la contraffazione limitata a pochi elementi di un sistema modulare non costituisce, di per sé, un "motivo particolare" che autorizzi il giudice a non pronunciare le ordinanze previste dalla norma.

La pronuncia è quindi rilevante sia per la tutela dei design modulari sia per la strategia processuale nelle azioni di contraffazione di prodotti compositi, soprattutto quando la violazione concerne solo alcuni componenti del prodotto complessivo.