Tribunale, Sentenza T-105/23

Nullità del marchio UE denominativo ICELAND per carattere descrittivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Iceland Foods Ltd avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio dell’Unione europea denominativo "ICELAND". La controversia attiene soprattutto all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, in materia di segni descrittivi e nomi geografici.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 14 novembre 2016 Íslandsstofa (Promote Iceland), Islanda e SA – Business Iceland hanno chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato dalla ricorrente il 19 aprile 2002 per il segno "ICELAND". La domanda riguardava prodotti e servizi ricompresi nelle classi 7, 11, 16, da 29 a 32 e 35 della classificazione di Nizza. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso allargata ha poi respinto il ricorso della titolare, ritenendo che il segno fosse descrittivo e, in via subordinata, anche privo di carattere distintivo.

Normativa rilevante

La pronuncia applica l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del medesimo regolamento, poi trasfusi nei regolamenti n. 207/2009 e n. 2017/1001. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che consente di opporre gli impedimenti assoluti anche se presenti solo in una parte dell’Unione, e l’articolo 12, lettera b), relativo alla limitazione degli effetti del marchio. In materia di spese, sono citati l’articolo 134, paragrafo 1, e l’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Quadro giurisprudenziale richiamato

Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati sul carattere descrittivo:

• il segno deve essere idoneo a designare, in modo diretto e concreto, una caratteristica dei prodotti o servizi;
• la caratteristica deve essere oggettiva, inerente e permanente;
• per i nomi geografici occorre verificare se il luogo sia già noto per la categoria di prodotti o servizi oppure se sia ragionevole prevedere che potrà esserlo in futuro;
• non è necessario che la caratteristica sia essenziale sul piano commerciale. Vengono richiamate, tra le altre, le sentenze Wrigley, Windsurfing Chiemsee, Bundesverband Souvenir, Cloppenburg, Technopol e CASTEL.

Pubblico di riferimento e criteri di valutazione

Il pubblico di riferimento, non contestato dalla ricorrente, è stato individuato nel pubblico anglofono dell’Unione alla data del 19 aprile 2002, nei territori di Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, paesi scandinavi e Regno Unito. Il Tribunale respinge l’idea che la conoscenza del nome "Iceland" sia stata usata come criterio autonomo e decisivo: tale conoscenza è stata considerata insieme ad altri fattori, come le caratteristiche del paese e il possibile nesso tra esso e i prodotti o servizi rivendicati.

Prodotti delle classi da 29 a 32

Per i prodotti agroalimentari e affini, il Tribunale conferma la valutazione di descrittività. Sottolinea che per tali beni è usuale indicare la provenienza geografica e che l’Islanda, alla data rilevante, produceva ed esportava un’ampia gamma di prodotti alimentari, bevande e materie prime, tra cui pesce, carne, latticini, frutta, verdura, cereali, birra e bevande analcoliche. Rileva inoltre che alcuni prodotti non coltivabili in Islanda, come cacao, caffè e tè, potevano essere trasformati o adattati al gusto locale, così da rendere plausibile l’associazione con il paese. Il nesso geografico è stato ritenuto sufficiente anche in prospettiva, senza che rilevasse l’asserita modestia della quota di esportazioni alimentari islandesi.

Prodotti delle classi 7 e 11

Quanto agli elettrodomestici e agli apparecchi di riscaldamento, cottura, refrigerazione e ventilazione, il Tribunale conferma che il segno poteva essere percepito come riferimento all’Islanda e alle sue qualità di sostenibilità, innovazione ed efficienza energetica. La decisione impugnata aveva valorizzato l’esistenza di un’economia stabile, di una manodopera qualificata, di un’industria solida e di una reputazione del paese in materia di energia verde e sostenibilità. Il Tribunale ritiene plausibile che, già nel 2002, il pubblico potesse associare il marchio alla capacità dell’Islanda di produrre o, comunque, di produrre in futuro, tali beni con caratteristiche ecologiche.

Prodotti della classe 16

Per carta, cartone, imballaggi, articoli di cartoleria e simili, il Tribunale approva l’argomento secondo cui tali beni possono essere realizzati con materiali biodegradabili o con processi a minore impatto ambientale, sicché il marchio "ICELAND" poteva evocare sia la provenienza geografica sia una qualità ecologica. Quanto a stampati e pubblicazioni periodiche, viene osservato che il pubblico poteva ritenere che fossero dedicati all’Islanda, indipendentemente dal luogo di produzione.

Servizi della classe 35

Per i servizi di vendita al dettaglio e online, il Tribunale ritiene che il marchio potesse essere percepito come indicazione del luogo in cui tali servizi erano forniti, ossia l’Islanda, e come richiamo a una specifica qualità dei prodotti commercializzati. Sono respinti gli argomenti fondati sulla bassa densità demografica e sull’assenza di una esportazione di servizi retail: ciò che conta è la percezione del pubblico rispetto alla provenienza del servizio e al contesto commerciale, non la dimensione della popolazione del paese.

Argomenti trasversali della ricorrente e dell’interveniente

Il Tribunale respinge l’idea che la decisione impugnata avesse introdotto un divieto generale di registrazione dei nomi di paese. Al contrario, la commissione di ricorso aveva svolto un esame concreto per ciascuna classe di prodotti e servizi. Viene inoltre chiarito che l’articolo 12, lettera b), non può sostituire la disciplina degli impedimenti assoluti alla registrazione: esso tutela soltanto l’uso descrittivo di indicazioni geografiche da parte dei terzi nel rispetto della correttezza professionale. Quanto a un’indagine prodotta dalla ricorrente nel 2019, il Tribunale osserva che la sua efficacia probatoria era limitata e che comunque non incideva sulle valutazioni principali.

Decisione e spese

Poiché il primo motivo, fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è stato respinto, il Tribunale non ha esaminato il secondo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), essendo sufficiente un solo impedimento assoluto per confermare la nullità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e Iceland Foods Ltd è stata condannata alle spese, mentre l’INTA ha sopportato le proprie.