Tribunale, Sentenza T-377/24

Nullità del marchio UE verbale TUNA per carattere decettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE verbale TUNA per prodotti alimentari, beni per animali e servizi di vendita al dettaglio/all'ingrosso. Il caso concerne l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, ossia il divieto di registrazione per i segni "atti a ingannare il pubblico".

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2013 era stata depositata la domanda di registrazione del segno verbale TUNA, poi registrato nel 2016. La registrazione, a seguito di limitazioni intervenute nel corso della procedura, riguardava varie categorie di prodotti nelle classi 29, 30 e 31 e servizi nella classe 35, tutte descritte come beni e servizi che non avevano alcun rapporto con il tonno. Nel 2022 Inaba Shokuhin Co. Ltd. ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g).

La Divisione Annullamento ha accolto la domanda di nullità e la Commissione di ricorso ha confermato tale esito. Il titolare del marchio ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 5 luglio 2013, il merito della controversia è disciplinato dalle norme sostanziali del regolamento n. 207/2009. Le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Le censure del ricorrente formulate richiamando l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 vengono quindi lette come riferite all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Inammissibilità della limitazione successiva dei prodotti

Il ricorrente aveva chiesto all'EUIPO, nel luglio 2024, una limitazione del marchio in modo da riferirlo a prodotti preparati secondo il rito halal. Il Tribunale non tiene conto di tale limitazione, perché essa non si limita a sottrarre alcune categorie di prodotti, ma modifica la descrizione stessa dei prodotti, incidendo su un elemento idoneo a influenzare la valutazione del pubblico rilevante e della natura dei beni. In applicazione della giurisprudenza sul rispetto del contesto fattuale esaminato dalla Commissione di ricorso, la modifica non può essere presa in considerazione nel giudizio di legittimità.

Secondo motivo: assenza di autorità di cosa giudicata e precedenti decisioni dell'EUIPO

Il ricorrente sosteneva che la domanda di nullità fosse, in sostanza, inammissibile perché l'EUIPO aveva già esaminato in passato il medesimo motivo assoluto di rifiuto nel procedimento di registrazione e, avendo poi registrato il marchio, avrebbe "rinunciato" ad opporlo. Il Tribunale respinge l'argomento richiamando l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: per operare l'autorità di cosa giudicata servono identità di parti, oggetto e causa petendi. Qui manca l'identità dell'oggetto, perché il procedimento di registrazione mira a ottenere il marchio, mentre il procedimento di nullità mira a rimuoverlo dal registro e a riesaminare la validità della registrazione.

Il Tribunale aggiunge che la registrazione di un marchio non genera un legittimo affidamento sulla sorte di un successivo procedimento di nullità. Quanto ai principi di parità di trattamento e buona amministrazione, l'EUIPO deve certamente prendere in considerazione le proprie decisioni precedenti, ma solo in modo coerente con il principio di legalità e con l'esigenza di un esame completo e specifico del singolo caso. La Commissione di ricorso aveva esaminato i precedenti richiamati dal ricorrente e li aveva motivatamente ritenuti non decisivi; non era quindi ravvisabile alcuna violazione.

Primo motivo: valutazione del carattere decettivo del marchio

Il Tribunale ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 vieta la registrazione dei marchi idonei a ingannare il pubblico, anche solo in una parte dell'Unione. La norma presuppone un inganno effettivo o un rischio sufficientemente serio di inganno, e la valutazione deve essere effettuata in relazione ai prodotti o servizi considerati e alla percezione del pubblico pertinente.

Pubblico rilevante

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico anglofono dell'Unione, poiché il segno TUNA è una parola di uso comune in inglese. Per i prodotti delle classi 29, 30 e 31 e per i servizi di vendita al dettaglio della classe 35 il livello di attenzione è stato considerato medio; per i servizi all'ingrosso, elevato. Il ricorrente sosteneva che il pubblico fosse solo quello musulmano interessato a prodotti halal, ma il Tribunale respinge la tesi: la descrizione dei prodotti e servizi non richiama alcun metodo di preparazione halal e, quindi, i beni sono destinati al consumo generale, non a una sola comunità religiosa.

Contraddizione tra il segno e i prodotti/servizi

Il Tribunale ritiene decisivo che TUNA significa, per il pubblico anglofono, "tonno". I prodotti e servizi rivendicati erano però tutti formulati in modo da escludere espressamente ogni rapporto con il tonno. Ne deriva una contraddizione manifesta tra l'informazione comunicata dal marchio e le caratteristiche dei beni e servizi designati. Il pubblico può quindi essere indotto a credere che i prodotti contengano tonno, siano fatti di tonno o abbiano una relazione con tale ingrediente, quando ciò non è vero.

Irrilevanza dell'etichettatura, del posizionamento in vendita e dell'uso di mercato

Il ricorrente invocava l'etichettatura conforme al diritto dell'Unione, il posizionamento degli alimenti sugli scaffali e l'organizzazione dei punti vendita e dei siti internet, sostenendo che il consumatore non sarebbe tratto in inganno. Il Tribunale ritiene tali elementi irrilevanti: ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), si deve guardare alla natura intrinseca del segno e alla lista dei prodotti, non alle circostanze esterne del suo uso. Il fatto che il consumatore possa scoprire la composizione leggendo l'etichetta non elimina il rischio di inganno, perché il consumatore può affidarsi semplicemente alla parola TUNA al momento dell'acquisto, specie se rapido.

Irrilevanza dell'assenza di intento ingannevole

Il Tribunale precisa anche che non occorre dimostrare l'intenzione di ingannare: è sufficiente che il segno, per sé stesso, presenti un rischio di inganno. L'intento soggettivo del depositante e il suo scopo dichiarato di commercializzare prodotti halal non incidono sulla valutazione giuridica della nullità.

Decisione e dispositivo

Poiché entrambi i motivi di ricorso sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente l'azione. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza orale, che non si è svolta.

Principi desumibili

La sentenza conferma che, in materia di marchi UE, il carattere decettivo va apprezzato in modo oggettivo e alla data del deposito, confrontando il significato del segno con i beni e servizi rivendicati. Inoltre, il precedente esame nel procedimento di registrazione non impedisce un successivo giudizio di nullità, e le modalità concrete di commercializzazione non possono sanare un segno intrinsecamente idoneo a ingannare il pubblico.