Tribunale, Sentenza T-303/24

Marchio UE OMV! BY VAGISIL: nullità e rinomanza dei marchi anteriori OMV

Si tratta di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio dell'Unione. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 8(5) del regolamento (UE) 2017/1001 e la tutela rafforzata dei marchi anteriori OMV, ritenuti dall'OMV AG notoriamente rinomati in Austria.

Fatti e procedimento amministrativo

OMV AG aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione OMV! BY VAGISIL, registrato su domanda di Combe International LLC, per prodotti delle classi 3 e 5. La domanda si fondava, da un lato, sull'articolo 8(1)(b) in combinato con l'articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001 e, dall'altro, sull'articolo 8(5) del medesimo regolamento, invocando la rinomanza dei marchi anteriori figurativi OMV registrati per prodotti e servizi nelle classi 1, 4, 37 e 40.

La divisione di annullamento aveva respinto integralmente la domanda. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che non vi fosse somiglianza tra prodotti e servizi, che non fosse configurabile un rischio di confusione e, soprattutto, che non potesse stabilirsi un nesso tra i segni nonostante la somiglianza dei marchi e la rinomanza dei segni anteriori.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva essenzialmente due censure:

• erronea applicazione dell'articolo 8(5) in combinato con l'articolo 60(1)(a), per mancata valutazione globale dei fattori rilevanti ai fini dell'esistenza di un nesso tra i segni;
• erronea applicazione dell'articolo 8(1)(b) in combinato con l'articolo 60(1)(a).

Il Tribunale ha concentrato l'analisi sulla prima censura, relativa alla tutela rafforzata dei marchi rinomati.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale richiama che, ai sensi dell'articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, un marchio dell'Unione può essere dichiarato nullo su domanda quando ricorrono le condizioni dell'articolo 8(5). Tale disposizione richiede cumulativamente:

• che il marchio anteriore sia registrato;
• che il marchio anteriore e quello contestato siano identici o simili;
• che il marchio anteriore abbia rinomanza nell'Unione o nello Stato membro interessato;
• che l'uso senza giusto motivo del marchio successivo comporti indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

Il Tribunale ribadisce inoltre che l'esistenza di un nesso tra i segni costituisce un presupposto essenziale della tutela ex articolo 8(5) e va accertata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi somiglianza dei segni, natura e vicinanza dei prodotti/servizi, pubblico rilevante, forza della rinomanza e distintività del marchio anteriore.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma che i segni sono altamente simili sul piano visivo e almeno mediamente simili sul piano fonetico. I marchi anteriori consistono nel solo elemento verbale OMV; il marchio contestato riproduce integralmente tale elemento nell'espressione OMV!, cui si aggiunge il segmento by vagisil, ritenuto secondario. L'esclamativo non modifica in modo apprezzabile la percezione del segno, mentre OMV! domina l'impressione complessiva del marchio contestato.

Rinomanza e distintività dei marchi anteriori

Il Tribunale accerta che i marchi OMV godevano in Austria di una rinomanza eccezionale, estesa oltre il pubblico pertinente per i prodotti e servizi registrati. La documentazione prodotta mostrava una notorietà trasversale molto elevata, con livelli di riconoscimento assistito vicini al 100% e riconoscimento spontaneo molto alto. Da ciò il Tribunale trae anche un rafforzamento del carattere distintivo dei marchi anteriori, acquisito attraverso l'uso.

Comparazione di prodotti, servizi e canali distributivi

Pur riconoscendo che i prodotti di igiene e cura personale delle classi 3 e 5 sono diversi e non complementari rispetto ai prodotti e servizi petroliferi, industriali e di estrazione delle classi 1, 4, 37 e 40, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non poteva fermarsi a tale constatazione. Esso rileva che può esservi almeno una parziale sovrapposizione dei canali di distribuzione, poiché non è escluso che le stazioni di servizio vendano anche prodotti per la cura personale, e che il pubblico rilevante coincide almeno in parte, essendo in entrambi i casi coinvolto il grande pubblico.

Nesso tra i segni e errore di valutazione

Alla luce della forte somiglianza dei segni, della rinomanza eccezionale dei marchi anteriori e della certa prossimità dei mercati e dei canali distributivi, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha errato nell'escludere l'esistenza di un nesso tra i segni. L'argomento secondo cui l'elemento by vagisil indicherebbe chiaramente l'origine dei prodotti non è sufficiente a escludere il richiamo mentale al marchio OMV, che è l'elemento dominante del segno contestato e coincide con l'unico elemento dei marchi anteriori.

Conseguenze sul pregiudizio e dispositivo

Poiché l'esistenza del nesso è un presupposto necessario per applicare l'articolo 8(5), l'errore della commissione di ricorso ha viziato anche la conclusione secondo cui non vi sarebbe stato rischio di indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata, senza esaminare nel merito per la prima volta gli ulteriori requisiti dell'articolo 8(5), che dovranno essere nuovamente valutati da EUIPO.

Spese

Poiché EUIPO è risultato soccombente, è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da OMV AG, ai sensi dell'articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.