Corte di giustizia, Sentenza C-381/16

Marchio dell’Unione europea e azione di rivendicazione della proprietà

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Tribunal Supremo spagnolo, riguarda l’articolazione tra la disciplina del marchio dell’Unione europea prevista dal regolamento (CE) n. 207/2009 e una norma nazionale spagnola che consente la rivendicazione della proprietà del marchio quando la registrazione sia stata ottenuta in frode ai diritti di terzi o in violazione di obblighi legali o contrattuali.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, il sig. Benjumea Bravo de Laguna aveva registrato all’EUIPO un marchio figurativo dell’Unione europea. Il sig. Torras Ferrazzuolo aveva agito dinanzi ai giudici spagnoli rivendicando la titolarità del marchio, invocando sia l’articolo 18 del regolamento n. 207/2009 sia l’articolo 2, paragrafo 2, della Ley 17/2001 de Marcas. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile solo il regime del regolamento UE; la Corte provinciale di Alicante, invece, aveva accolto la rivendicazione applicando la norma nazionale. Il Tribunal Supremo ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se tale soluzione fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• il considerando 15 del regolamento n. 207/2009, che sottolinea la necessità di tribunali nazionali competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE;
• l’articolo 16, che assimila il marchio UE, come oggetto di proprietà, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri ivi indicati;
• l’articolo 18, che attribuisce al titolare il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione solo nel caso in cui il marchio sia stato registrato senza autorizzazione a nome dell’agente o rappresentante;
• l’articolo 95, paragrafo 1, e l’articolo 105, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
• l’articolo 2, paragrafo 2, della Ley 17/2001 de Marcas.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta. Osserva che l’articolo 95, paragrafo 1, non esclude la competenza dei giudici di cassazione nazionali a interpretare il regolamento; inoltre, spetta ai giudici nazionali valutare quando sollevare una questione pregiudiziale, e la Corte non verifica il rispetto delle regole interne sull’organizzazione giudiziaria. Richiamando la natura cooperativa del procedimento ex articolo 267 TFUE, la Corte conclude che il rinvio è ricevibile.

Ragionamento della Corte

Sul merito, la Corte compie una distinzione netta tra due ipotesi:

• ipotesi disciplinata dall’articolo 18: se il marchio UE è stato registrato a nome dell’agente o rappresentante del titolare senza autorizzazione, il regolamento prevede una regola uniforme ed esclusiva, che consente al titolare di chiedere il trasferimento della registrazione;
• ipotesi diverse: per tutte le altre situazioni non coperte dall’articolo 18, l’articolo 16 impone di trattare il marchio UE, come oggetto di proprietà, alla stregua di un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri previsti.

Da ciò la Corte deduce che, al di fuori del caso specifico dell’articolo 18, le azioni di rivendicazione della proprietà di un marchio UE restano regolate dal diritto nazionale dello Stato membro individuato dall’articolo 16. La disciplina nazionale può quindi trovare applicazione quando consente la rivendicazione per registrazione lesiva dei diritti altrui o per violazione di obblighi di legge o contrattuali.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 16 e 18 del regolamento n. 207/2009 non ostano all’applicazione, nei confronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale come quella spagnola di cui al procedimento principale, purché la situazione concreta non rientri nell’ambito dell’articolo 18 del regolamento.

Principio affermato

Il principio di diritto è che il regolamento sul marchio UE disciplina in modo uniforme solo l’ipotesi della registrazione a nome dell’agente o rappresentante senza autorizzazione; per le altre ipotesi di rivendicazione della proprietà del marchio, l’assimilazione al marchio nazionale consente l’applicazione della legge dello Stato membro competente.