Tribunale, Sentenza T-261/18

Nullità di un marchio figurativo relativo a un modulo di sigillatura

La sentenza riguarda un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un quadrato nero contenente sette cerchi concentrici blu. La controversia attiene all’impedimento assoluto di registrazione previsto per i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Fatti e procedimento amministrativo

Roxtec AB aveva depositato nel 2015 la domanda di marchio per prodotti della classe 17, indicati come "sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in plastica o gomma". Dopo la registrazione, Wallmax Srl ha chiesto la dichiarazione di nullità del segno invocando diversi motivi assoluti e la malafede; la divisione di annullamento aveva respinto la domanda. In sede di ricorso, però, la seconda commissione di ricorso ha annullato tale decisione e dichiarato nullo il marchio ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la commissione di ricorso avesse correttamente ritenuto che il segno:

• fosse una rappresentazione bidimensionale della superficie anteriore del modulo di sigillatura;
• avesse come caratteristiche essenziali i cerchi concentrici;
• fosse costituito esclusivamente da caratteristiche funzionali necessarie a ottenere il risultato tecnico. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che il marchio non descrivesse il prodotto concreto, che alcuni elementi essenziali del modulo non fossero riprodotti e che i colori e la combinazione cromatica dovessero essere considerati elementi essenziali non funzionali.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001, sottolineando la finalità della norma: evitare che il diritto dei marchi monopolizzi soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie. Vengono inoltre richiamate la giurisprudenza Philips, Lego Juris, Pi-Design/Yoshida e la successiva giurisprudenza del Tribunale sui segni bidimensionali e sulle forme del prodotto, nonché l’articolo 7, paragrafo 3, che non si applica ai motivi di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e).

Ricevibilità delle conclusioni dell’interveniente

Il Tribunale precisa preliminarmente che la richiesta dell’interveniente di "confermare la decisione impugnata" va letta come domanda di rigetto del ricorso, mentre la richiesta di dichiarare nullo il marchio è irricevibile, poiché nel giudizio di legittimità dinanzi al Tribunale non possono ottenersi pronunce dichiarative autonome, ma solo l’annullamento o la modifica della decisione impugnata.

Individuazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il Tribunale afferma che, per applicare correttamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), occorre individuare oggettivamente le caratteristiche essenziali del segno, senza confondere tale operazione con la valutazione del carattere distintivo. La percezione del pubblico di riferimento non è decisiva in questa fase e il carattere distintivo acquisito mediante uso è irrilevante, perché l’articolo 7, paragrafo 3, non sana i segni esclusi per motivi di forma funzionale.

Il Tribunale condivide la conclusione della commissione di ricorso secondo cui l’elemento più importante del segno è la serie di cerchi concentrici, perché:

• occupano gran parte del segno;
• sono evidenziati dal contrasto cromatico;
• corrispondono visivamente agli strati concentrici rimovibili del prodotto;
• sono coerenti con le descrizioni tecniche del brevetto scaduto, del catalogo prodotti e del materiale pubblicitario della ricorrente.

Rilevanza degli elementi non rappresentati nel marchio

Sono respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui la mancanza della linea di demarcazione, della forma rettangolare tridimensionale e della rappresentazione esplicita degli strati rimovibili impedirebbe l’applicazione della norma. Il Tribunale osserva che la linea di demarcazione è poco visibile e non costituisce una caratteristica essenziale; la norma si applica anche a una rappresentazione bidimensionale di una forma tridimensionale; gli strati rimovibili sono comunque raffigurati dai cerchi concentrici.

Funzionalità tecnica delle caratteristiche essenziali

Una volta individuati i cerchi concentrici come caratteristica essenziale, il Tribunale verifica se essi svolgano una funzione tecnica e siano necessari per ottenere il risultato tecnico. Sulla base del brevetto, del catalogo e delle immagini pubblicitarie, il Tribunale ritiene che tali cerchi rappresentino gli strati di sigillatura concentrici rimovibili, i quali consentono il passaggio di cavi, tubi, dotti o fili garantendo una tenuta perfetta. Il risultato tecnico è ottenuto proprio grazie alla rimozione progressiva degli strati fino al diametro corretto.

Il Tribunale aggiunge che non è necessario che la forma in questione sia l’unica soluzione tecnica possibile: è sufficiente che la registrazione del segno possa privare i concorrenti dell’accesso a forme alternative funzionalmente equivalenti. Per questo non rileva neppure l’esistenza di altre combinazioni di colori o di altre soluzioni di sigillatura sul mercato.

Irrilevanza dei colori e del carattere distintivo

La combinazione dei colori nero e blu non è considerata una caratteristica essenziale, ma un elemento arbitrario minore che serve solo a mettere in risalto i cerchi concentrici. Il Tribunale precisa che il carattere distintivo, l’eventuale carattere distintivo acquisito e il riferimento a un precedente procedimento di opposizione non sono pertinenti per stabilire se un segno rientri nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii).

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Roxtec. Condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle dell’EUIPO; Wallmax Srl sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Per i segni costituiti dalla forma del prodotto, l’esame dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), deve concentrarsi sulle caratteristiche essenziali della forma e sulla loro funzionalità tecnica, in modo oggettivo e indipendente dal carattere distintivo del segno. Se le caratteristiche essenziali riproducono il principio tecnico dell’invenzione e consentono di ottenere il risultato tecnico, il marchio è nullo anche se presenta elementi cromatici o stilistici accessori e anche se esistono soluzioni alternative sul mercato.