Tribunale, Sentenza T-297/22

Nullità di un marchio tridimensionale raffigurante una figurina giocattolo Lego

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da BB Services GmbH contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di dichiarazione di nullità del marchio tridimensionale dell’interveniente Lego Juris A/S. Il segno contestato rappresenta una figurina giocattolo con tenone sulla testa, registrata originariamente nel 2000 sulla base del carattere distintivo acquisito con l’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

BB Services aveva chiesto la nullità del marchio per i prodotti delle classi 9, 25 e 28, invocando l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii). La divisione di annullamento e poi la commissione di ricorso avevano respinto la domanda, ritenendo non dimostrata l’applicazione dei motivi assoluti di nullità a tutti i prodotti interessati.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 1° aprile 1996, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 40/94, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a). Sul piano procedurale si applica invece il regolamento 2017/1001 e il regolamento di procedura del Tribunale.

Ricevibilità del ricorso

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte relativa ai prodotti delle classi 9 e 25, perché l’atto introduttivo non conteneva argomenti specifici idonei a contestare la legittimità della decisione impugnata per tali prodotti. È stato inoltre dichiarato irricevibile il mero rinvio generico alle memorie depositate dinanzi all’EUIPO, poiché un richiamo del genere non può supplire alla mancanza di motivi autonomamente sviluppati nel ricorso.

Primo motivo: forma imposta dalla natura stessa del prodotto

Quanto al motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), il Tribunale chiarisce che la natura del prodotto non è solo quella di una figurina giocattolo, ma anche quella di una figurina da costruzione incastrabile, compatibile con un sistema modulare di costruzione. La commissione di ricorso ha quindi errato nel ridurre il prodotto alla sola funzione ludica, ma tali errori non hanno inciso sul dispositivo finale.

Il Tribunale individua le caratteristiche essenziali del segno non solo nella testa, nel busto, nelle braccia e nelle gambe, ma anche nel tenone sulla testa, nelle mani a gancio e nei fori sotto i piedi e sul retro delle gambe, elementi che risultano rilevanti alla luce della conoscenza del pubblico del sistema Lego e della compatibilità con esso. Tuttavia, almeno alcune caratteristiche essenziali della forma - come la forma cilindrica della testa, la conformazione del collo, del busto, delle braccia e delle gambe - non sono imposte dalla natura stessa del prodotto e riflettono una libertà creativa. Per questo motivo, il segno non è costituito "esclusivamente" dalla forma imposta dalla natura del prodotto.

Secondo motivo: forma necessaria per ottenere un risultato tecnico

Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), il Tribunale osserva che il prodotto ha una duplice funzione: da un lato è una figurina giocattolo destinata al gioco; dall’altro è una figurina incastrabile e modulare, concepita per l’assemblaggio con altri elementi Lego. La commissione di ricorso ha correttamente escluso che la sola funzione ludica costituisca un risultato tecnico, ma ha omesso di considerare la funzione tecnica di incastro e modularità.

Anche qui il Tribunale rileva che i caratteri tecnici del segno comprendono il tenone, i ganci e i fori, ma che persistono caratteristiche essenziali non funzionali, di natura ornamentale e di fantasia, che non sono necessarie per ottenere il risultato tecnico. Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), si applica solo quando tutte le caratteristiche essenziali della forma sono necessarie per il risultato tecnico, la presenza di almeno una caratteristica essenziale non funzionale impedisce la declaratoria di nullità.

Esito e principi affermati

Il Tribunale respinge quindi il ricorso integralmente e condanna BB Services alle spese. Pur riconoscendo alcuni errori di valutazione della commissione di ricorso, esso conclude che tali errori non incidono sulla correttezza della decisione finale: il marchio tridimensionale rimane registrabile perché non è composto esclusivamente da una forma imposta dalla natura del prodotto né esclusivamente da una forma necessaria per un risultato tecnico.

Rilevanza pratica

La sentenza è significativa perché conferma che, nella valutazione dei marchi tridimensionali, il prodotto concreto può avere una duplice natura e che l’analisi deve tenere conto anche della percezione del pubblico e del contesto tecnico noto. Resta però decisivo che il segno non sia integralmente assorbito da esigenze funzionali: se sussiste almeno una componente essenziale non funzionale, i motivi assoluti di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i) e ii), non operano.