Corte di giustizia, Sentenza C-809/18

Marchio dell’Unione europea MINERAL MAGIC e opposizione del titolare anteriore

La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016. La controversia concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 in un procedimento di opposizione relativo al marchio denominativo dell’Unione europea "MINERAL MAGIC".

Fatti e iter amministrativo

La John Mills Ltd aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "MINERAL MAGIC" per prodotti di cosmesi e cura personale di classe 3. La Jerome Alexander Consulting Corp. aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio denominativo americano registrato "MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER" e su un ulteriore marchio non registrato, invocando l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso l’aveva accolta, ritenendo integrati i presupposti della norma: rapporto agente/mandante, assenza di consenso, somiglianza dei segni e dei prodotti.

La sentenza del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, la John Mills aveva dedotto un motivo unico di violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, articolato in tre censure: errata qualificazione del rapporto come agente/rappresentante; erronea applicabilità della norma a marchi solo simili; erronea estensione ai prodotti non identici. Il Tribunale aveva accolto il ricorso sul solo secondo profilo, ritenendo che l’articolo 8, paragrafo 3, operasse soltanto in caso di identità tra i marchi in conflitto.

Questione centrale decisa dalla Corte

La Corte è chiamata a stabilire se l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 richieda l’identità tra il marchio anteriore e il marchio richiesto dall’agente o rappresentante, oppure se sia sufficiente la somiglianza. La questione implicava anche la verifica del rilievo della finalità antielusiva della disposizione e del suo coordinamento con le altre ipotesi di tutela previste dall’articolo 8 del regolamento.

Normativa e fonti richiamate

La Corte richiama:

• l’articolo 8, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009;
• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in tema di nullità per malafede;
• l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi;
• l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS;
• l’articolo 29 della Convenzione di Parigi, sul valore del testo francese. Vengono inoltre menzionati l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 61 dello Statuto e le norme sulle spese del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte sull’articolo 8, paragrafo 3

La Corte ricostruisce il criterio interpretativo classico: testo, contesto, finalità e genesi della norma. Sul piano letterale, osserva che l’articolo 8, paragrafo 3, si limita a parlare de "il marchio" e non precisa espressamente se occorra identità o somiglianza.

Sul piano storico, la Corte rileva che i lavori preparatori mostrano la volontà del legislatore dell’Unione di riprodurre sostanzialmente l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, senza però introdurre un riferimento espresso alla somiglianza. La Corte considera anche gli atti della conferenza di Lisbona del 1958, dai quali risulta che la disposizione internazionale può ricomprendere anche un marchio richiesto da un agente o rappresentante quando il marchio richiesto è simile a quello anteriore.

Sul piano sistematico, un’interpretazione limitata ai soli casi di identità priverebbe il titolare del marchio anteriore di tutela proprio nelle ipotesi in cui l’agente o rappresentante tenti di appropriarsi di un segno sostanzialmente vicino al marchio originario, mentre il sistema del regolamento prevede già una disciplina distinta per la malafede all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

Sul piano teleologico, la Corte conferma che la finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, è impedire la sottrazione del marchio da parte dell’agente o rappresentante che, grazie al rapporto commerciale, possa sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite e trarre un indebito vantaggio dal lavoro e dagli investimenti del titolare. Tale rischio non sussiste solo quando i marchi sono identici, ma anche quando sono simili.

Nozione di agente o rappresentante

La Corte approva l’impostazione estensiva della commissione di ricorso: le nozioni di "agente" e "rappresentante" devono essere interpretate ampiamente e possono coprire ogni rapporto contrattuale di cooperazione commerciale che generi un obbligo generale di fiducia e lealtà verso gli interessi del titolare del marchio. Nel caso concreto, il contratto di distribuzione, le clausole di esclusiva, di non concorrenza e sui diritti di proprietà intellettuale, insieme ai buoni d’ordine recenti, consentivano di qualificare la John Mills come agente ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3.

Somiglianza dei segni e dei prodotti

La Corte precisa che, per l’articolo 8, paragrafo 3, la somiglianza tra i marchi non va valutata alla luce del rischio di confusione, elemento tipico dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia, la disposizione opera anche quando i prodotti o servizi non sono identici ma simili, per ragioni coerenti con la funzione del marchio e con l’economia complessiva del regolamento.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente considerato identici alcuni prodotti e simili gli altri, sulla base di fattori come natura, composizione, canali di commercializzazione, produzione e complementarità. La Corte ritiene che tale valutazione sia conforme alla giurisprudenza consolidata sulla somiglianza dei prodotti.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge integralmente il ricorso proposto dalla John Mills dinanzi al Tribunale e conferma, in sostanza, il rifiuto di registrazione del marchio "MINERAL MAGIC" disposto in sede amministrativa. La John Mills è condannata alle spese dell’impugnazione e del giudizio dinanzi al Tribunale, oltre alle spese della Jerome Alexander Consulting Corp. in primo grado.

Principio affermato

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 non si limita ai casi in cui il marchio richiesto dall’agente o rappresentante sia identico al marchio anteriore: esso si applica anche quando i segni sono simili, purché sussista il rapporto di agente/rappresentante e la domanda sia stata presentata senza consenso del titolare. La tutela contro l’appropriazione abusiva del marchio opera inoltre anche se i prodotti o servizi sono simili e non solo identici, mentre la nozione di somiglianza va distinta dal rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).