Tribunale, Sentenza T-274/17

Marchio dell’Unione europea: opposizione alla registrazione del marchio figurativo "MONSTER DIP"

La sentenza riguarda un ricorso proposto da Monster Energy Company avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2016, resa in un procedimento di opposizione contro la domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea MONSTER DIP presentata da Marco Bösel.

Parti e oggetto del procedimento

La ricorrente è Monster Energy Company; il convenuto è l’EUIPO; il controinteressato nel procedimento amministrativo è Marco Bösel. Il Tribunale decide in composizione ordinaria di sezione e omette la fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione dell’EUIPO circa:

• l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• l’assenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 4, relativo alla tutela di segni anteriori non registrati utilizzati nel commercio;
• l’assenza di rischio di diluizione o di altro pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, in relazione ai marchi anteriori asseritamente notori contenenti l’elemento denominativo "monster".

Normativa rilevante

La pronuncia richiama espressamente gli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, corrispondenti, nel testo attuale, agli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001. È richiamato anche l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale per la decisione senza udienza.

Ragionamento del Tribunale

Il passaggio rilevante della sentenza riguarda il motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale osserva che l’assenza di un nesso tra i segni in conflitto nella mente del pubblico di riferimento non può essere rimessa in discussione richiamando prodotti per i quali il marchio anteriore MONSTER ENERGY non era stato dimostrato come notorio, quali autoadesivi, decalcomanie e trasferibili della classe 16.

Il Tribunale afferma in modo netto che la notorietà del marchio anteriore è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Ne consegue che, se tale notorietà non è provata per determinati prodotti o servizi, non può essere constatato alcun pregiudizio per quei prodotti o servizi, compreso il pregiudizio al carattere distintivo del marchio, comunemente definito diluizione.

In questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare anche prodotti diversi da quelli per i quali la notorietà era stata accertata, al solo fine di dimostrare il legame tra i segni. La mancata prova della notorietà esclude infatti la stessa applicabilità della tutela invocata.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Monster Energy Company alle spese. La decisione dell’EUIPO resta quindi confermata.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 5, presuppone sempre la notorietà del marchio anteriore per i prodotti o servizi interessati;
• in assenza di tale notorietà, non può configurarsi né diluizione né altro pregiudizio tutelabile;
• la verifica del nesso tra i segni e la protezione rafforzata del marchio notorio non possono essere estese a prodotti o servizi per i quali il requisito della notorietà non sia stato provato.